DECISÃO<br>Trata-se de recurso especial interposto por IMPLANTE RIO ADMINISTRACAO DE FRANQUIAS LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, assim ementado (e-STJ fls. 1060):<br>DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INVALIDAÇÃO DO ATO DO INPI QUE ANULOU O REGISTRO DA MARCA TITULARIZADA PELA DEMANDANTE. MARCAS CONSTÍTUÍDAS DA EXPRESSÃO "IMPLANTE RIO". SEGMENTO MERCADOLÓGICO REFERENTE A "SERVIÇOS DE ONDOTOLOGIA".<br>I - A presente ação tem por objetivo a invalidação do ato do INPI que, por seu turno, invalidou o registro nº 830.213.686, referente à marca mista IMPLANTE RIO ODONTOLOGIA INTEGRADA DR. MARCIO RAMOS & EQUIPE, depositado em 14.08.2008, concedido inicialmente na data de 15.03.2011, em favor da ora apelante IMPLANTE RIO ADMINISTRAÇÃO DE FRANQUIAS LTDA. - EPP (autora da ação de origem), para a classe NCL (9) 44: "Serviços médicos; serviços veterinários; serviços de higiene e beleza para seres humanos ou animais; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura", especificação: "clínica odontológica".<br>II - Ao invalidar o registro antes concedido, o INPI fundamentou a sua decisão na vedação prevista no inciso XIX da Lei nº 9.279-96, tendo em vista a anterioridade do registro nº 827.966.946, referente à marca mista IR IMPLANTE RIO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM IMPLANTES, depositado em 04.11.2005, concedido na data de 25.05.2010 em favor da corré IR IMPLANTE RIO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM IMPLANTES LTDA., para a mesma classe NCL (8) 44 ("Serviços médicos; serviços veterinários; serviços de higiene e beleza para seres humanos ou animais; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura"), especificação: "serviços odontológicos".<br>III - É incontroverso nos autos que a locução central IMPLANTE RIO, integrante de ambas as marcas em confronto, é composta de termo que ostenta caráter evocativo para o ramo mercadológico para o qual foi requerido o registro, qual seja, "serviços de odontologia". Tal fato as caracteriza, sob o prisma nominativo, como "marca fraca", cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões similares, desde que dotadas de distintividade, o que se verifica no presente caso e afasta a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96.<br>IV - Não pode a aludida expressão ser apropriada, com exclusividade, por apenas um agente do mercado, sob pena de atentar contra o disposto no art. 124, VI da Lei nº 9.279-96, que impede a outorga ao detentor do primeiro registro contendo a expressão um monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujos elementos, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveriam ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento.<br>V - O caráter descritivo ou evocativo da marca não impede o seu registro, se dotada de grau mínimo de distintividade, como ressalvado, inclusive, no mencionado artigo 124, VI, da Lei nº 9.279-96; sendo que o seu titular suportará o ônus da convivência com outros signos semelhantes.<br>VI - No que se refere à apresentação visual dos signos, conquanto se utilizem da mesma locução IMPLANTE RIO, em ambas as marcas foram aplicadas à expressão configurações gráficas diferenciadas que resultam em suficiente distintividade, segundo se verifica da comparação dos respectivos conjuntos. Ressalte-se ainda que, antes da invalidação, no ano de 2016, do registro titularizado pela autora IMPLANTE RIO ADMINISTRAÇÃO DE FRANQUIAS LTDA. - EPP, os signos em cotejo conviveram pacificamente no mercado por cerca de 8 anos, pois a marca da demandante foi depositada no INPI em 2008.<br>VII - De outro lado, também se verifica dos autos que está diluído o uso da expressão IMPLANTE para o registro de marca no seguimento mercadológico em questão ("serviços de odontologia"), além do que o termo RIO, seja em sua acepção mais comum, seja em sua significação alusiva ao local de prestação do serviço, é insuscetível de apropriação; razão por que a avaliação, no presente caso concreto, deve levar em conta a disposição gráfica dos signos, os quais são dotados de suficiente diferenciação.<br>VIII - O contexto delineado na causa leva à constatação de que inexistem óbices à convivência das marcas no mercado, situação que já ocorria antes da invalidação do registro da autora pelo INPI em 2016, não havendo que falar em prejuízo da concorrência com a manutenção do privilégio sobre marca antes concedido à ora demandante, tendo em vista a suficiente distintividade do signo e a impossibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor.<br>IX - Aplicável ao caso, outrossim, a Teoria da Distância, segundo a qual, em um mesmo segmento mercadológico, uma marca nova não precisa ser mais diferente do que as marcas já existentes são entre si.<br>X - Inexiste fundamento para a condenação do INPI nos ônus de sucumbência, pois, na condição de órgão público incumbido da apreciação dos requerimentos de registro de marca, está sempre sujeito a que seus atos administrativos sejam objeto de contestação pela via judicial; e tal condenação representaria a estatização dos honorários, considerando-o indevidamente como garante da atividade econômica mediante a transferência dos riscos dos negócios para sua esfera patrimonial, os quais devem ser arcados genuinamente pelos agentes econômicos.<br>XI - Provimento da apelação da autora IMPLANTE RIO ADMINISTRAÇÃO DE FRANQUIAS LTDA. - EPP para, reformando em parte a sentença, julgar procedente o pedido, de modo a invalidar o ato do INPI que, por seu turno, invalidou o ato de concessão do registro nº 830.213.686; mantendo, assim, o privilégio da demandante sobre a marca mista IMPLANTE RIO ODONTOLOGIA INTEGRADA DR. MARCIO RAMOS & EQUIPE.<br>Segundo a parte recorrente, o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos de lei federal:<br>a) artigos 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC  na medida em que o Tribunal de origem não teria enfrentado a tese arguida pela recorrente quanto à existência de confusão marcária entre os consumidores, o que teria levado a conclusão diversa da encampada pela acórdão recorrido, e que, portanto, a decisão administrativa do INPI que acolheu a nulidade da marca mista "Implante Rio Odontologia Integrada Dr. Márcio Ramos & Equipe" está correta, devendo a sentença ser mantida;<br>b) artigos 124, VI e XIX e 129 da Lei nº 9.279/1996  na medida em que o Tribunal de origem teria incorrido em error in judicando ao concluir que os signos colidentes são fracos ou evocativos, de modo que a exclusividade da marca deve ser abrandada, principalmente à luz do fato de que a recorrente e as recorridas atuam no mesmo segmento comercial (implantes dentários);<br>c) artigos 85, caput e § 2º, do CPC  já que o Tribunal de origem teria afastado, equivocadamente, a sucumbência do INPI. Ao anular o administrativo do INPI e afastado os honorários sucumbenciais em relação a esse recorrido, a Corte local teria violado o artigo 85 do CPC.<br>Intimada nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a parte recorrida afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a alteração do julgado impugnado.<br>É o relatório.<br>DECIDO.<br>O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal).<br>De saída, no que tange à alegação de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, não assiste razão à recorrente. Isso porque se colhe do acórdão recorrido pronunciamento expresso e inequívoco quanto ao juízo fático a respeito da inexistência de risco de confusão justamente em razão do caráter fraco, sugestivo ou evocativo da marca em questão, característica atribuída aos signos comerciais que já antecipam, no seu elemento nominativo, alguma característica ou qualidade do próprio produto ou serviço a que se referem, o que dilui seu grau de distintividade e impõe o ônus de convivência com marcas semelhantes.<br>Nesse sentido (e-STJ fls. 955):<br>É incontroverso nos autos que a locução central IMPLANTE RIO, integrante de ambas as marcas em confronto, é composta de termo que ostenta caráter evocativo para o ramo mercadológico para o qual foi requerido o registro, qual seja, "serviços de odontologia". Tanto é que, nos dois registros houve o respectivo apostilamento ressalvando a ausência do uso exclusivo de parte das expressões linguísticas que compõem as marcas mistas, mormente o vocábulo IMPLANTE. Tal fato as caracteriza, sob o prisma nominativo, como "marcas fracas", cuja exclusividade no uso deve ser abrandada, a permitir o registro perante o INPI de expressões similares, desde que dotadas de distintividade, o que se verifica no presente caso e afasta, no entender deste julgador, a possibilidade de confusão ou associação pelo consumidor prevista no inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9279-96 ("XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;"). Situação diversa seria a do registro dos signos idealizados com o propósito único de ser vocacionados a identificar os produtos e os serviços do seu titular, aos quais se pode atribuir a qualidade de "marca forte" e, por conta disso, alcançar, em potencial máximo, a efetiva tutela da propriedade industrial (verbi gratia: KODAK, XEROX, ADIDAS e H AGEN DAZS). Dessarte, não podem as aludidas expressões serem apropriadas, com exclusividade, por apenas um agente do mercado, sob pena de atentar contra o disposto no art. 124, VI da Lei nº 9.279-96 ("VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;"), que impede a outorga ao detentor do primeiro registro contendo as expressões um monopólio indevido, na medida em que seria titular de uma marca, cujos elementos, em função de seu caráter comum ou vulgar, deveriam ter seu uso franqueado a qualquer interessado em atuar no respectivo segmento. No que tange o tema, também o Colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou que as "marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo" (STJ - REsp 1.166.498 - Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011).<br>Lembre-se ainda de que, o caráter descritivo ou evocativo da marca não impede o seu registro, se dotada de grau mínimo de distintividade, como ressalvado, inclusive, na parte final do mencionado artigo 124, VI da Lei nº 9.279-96; sendo que o seu titular suportará o ônus da convivência com outros signos semelhantes.<br> Grifos acrescidos <br>Tendo, portanto, o Colegiado estadual apreciado de forma motivada e suficiente o ponto sobre o qual se alega omissão, afasta-se a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC. Isso porque não se deve confundir decisão desfavorável aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação concisa com ausência de fundamentação.<br>Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:<br>AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.<br>1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022).<br>(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)<br>Quanto à alegada ofensa aos artigos 124, VI e XIX, e 129 da Lei nº 9.279/1996, é pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. A conclusão acerca do caráter evocativo ou sugestivo da marca, nesse caso, foi alcançada pela Corte local com base no contexto específico do caso  o que se reflete nos seguintes excertos colhidos do acórdão recorrido (e-STJ fls. 956):<br>O contexto delineado na causa leva à constatação de que inexistem óbices à convivência das marcas no mercado, situação que já ocorria antes da invalidação do registro da autora pelo INPI em 2016, não havendo que falar em prejuízo da concorrência com a manutenção do privilégio sobre marca antes concedido à ora demandante, tendo em vista a suficiente distintividade do signo e a impossibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor.<br> Grifos acrescidos <br>O acolhimento da pretensão recursal no aspecto demandaria, portanto, inevitável revolvimento desses elementos fático-probatórios examinados pela Corte de origem, providência incompatível com o rito dos recursos especiais, o que atrai a incidência do óbice da Súmula nº 7/STJ. Nesse sentido tem julgado:<br>AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.<br>1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.<br>2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolverem registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, são inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afetam interesse institucional da autarquia federal.<br>2.1. No presente caso, a pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, e a Corte estadual não declarou irregularidade ou nulidade do registro, não havendo, portanto, invasão da competência da justiça federal. Incidência da Súmula 83/STJ.<br>3. É pacífico nesta Corte Superior que "marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes" (AgInt no REsp n. 1.338.834/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 23/2/2017.) Nesse contexto, a conclusão adotada na origem acerca do caráter evocativo da marca teve por base os fatos e provas constantes dos autos e sua revisão esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula 7 do STJ.<br>4. Agravo interno desprovido.<br>(AgInt no AREsp n. 2.587.182/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)<br>AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MARCA EVOCATIVA. EXCLUSIVIDADE MITIGADA. SUFICIÊNCIA DISTINTIVA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 7/STJ.<br>1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).<br>2. Estando devidamente fundamentado o aresto de origem, não há falar em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.<br>3. As marcas evocativas, sugestivas de determinada qualidade ou finalidade do produto ou serviço, têm a regra de exclusividade mitigada. 4. Rever as conclusões do tribunal de origem quanto à suficiência distintiva entre a marca da autora (FRESH) e da ré (ACTIVE FRESH) e à impossibilidade de confusão das marcas ensejaria o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado a esta Corte, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ.<br>5. Agravo interno não provido.<br>(AgInt no AREsp n. 1.180.957/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 1/3/2019.)<br>RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO.<br>1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL.<br>2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.<br>3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.<br>4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço.<br>5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.<br>(REsp n. 1.582.179/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 19/8/2016.)<br>Por fim, em relação à tese recursal aduzida sob o prisma da alegada afronta ao artigo 85, § 2º, do CPC, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a imposição prevista no artigo 175 da Lei nº 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis, a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no Código de Processo Civil, em especial por se tratar de intervenção obrigatória da autarquia. Isso se justifica pelo fato de que o deferimento do registro de marca é, ato vinculado, impondo-se sempre que ausente qualquer óbice jurídico à sua concessão.<br>Essa interpretação do artigo 175 da Lei nº 9.279/96, perfilhada por esta Corte Superior, se justifica também pelo fato de que quando a Lei de Propriedade Industrial impõe a participação do INPI, presume-se a existência de um interesse jurídico que não se confunde com o interesse individual das partes: enquanto estas litigam pela propriedade e a exclusividade de uso de um bem móvel imaterial, o INPI compromete-se, antes de tudo, com a defesa de interesse social difuso ligado ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, hipótese em que sua atuação processual se equivale à de um assistente especial, similar a de um amicus curiae.<br>A verificação da sucumbência, portanto, do INPI depende da análise do seu comportamento processual, justificando-se apenas quando: (i) o ente autárquico extrapola a posição de um assistente especial e: (i.i) oferece resistência à pretensão autoral, assumindo uma posição jurídica de litisconsorte passivo ad causam; ou (i.ii) assume a posição de parte autora; (ii) ou ainda quando a causa de pedir da ação estiver atrelada a um vício no processo administrativo de registro propriamente dito.<br>Nesse sentido:<br>AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA. IRREGISTRABILIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO PROCEDENTE. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. CONDENAÇÃO DO INPI. SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.<br>1. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória.<br>2. A análise da legitimidade passiva, conquanto não afastada automaticamente pelo referido dispositivo, deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação in status assertionis.<br>3. Na hipótese dos autos, não houve indicação, em petição inicial, de conduta específica do recorrente, mas tão somente sua indicação como requerido em razão da concessão do registro de termo coincidente com título de estabelecimento explorado previamente - fato que não foi oposto oportunamente na via administrativa.<br>4. Inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial.<br>5. Recurso especial provido.<br>(REsp n. 1.378.699/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 10/6/2016.)<br>DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1. MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATUAÇÃO NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO CONCRETA. 2. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS.<br>1. Na esteira dos precedentes do STJ, o registro de marcas semelhantes, ainda que em classe distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados.<br>2. O princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência. Precedentes.<br>3. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória.<br>4. O referido dispositivo legal, todavia, não impede a propositura da demanda endereçada contra a autarquia federal, mormente, quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade.<br>5. Na hipótese dos autos, alegou-se a inércia do INPI em relação ao processamento de pleito administrativo, pelo qual se pretendia a nulidade do registro marcário; inércia esta que resultou na judicialização da demanda.<br>6. Tendo dado causa à propositura da demanda, o INPI foi corretamente arrolado como réu, e o seu pronto reconhecimento do pedido impõe que arque com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 26 do CPC.<br>7. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda.<br>8. Recurso especial de Angel Móveis Ltda. conhecido e desprovido. Recurso especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais.<br>(REsp n. 1.258.662/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/2/2016, DJe de 5/2/2016.)<br>RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI 9.279/96. POSIÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL (INTERVENÇÃO SUI GENERIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL.<br>1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade.<br>2. O intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial.<br>3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário.<br>4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de interesse na causa.<br>5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte passivo, mas atuando na condição da intervenção sui generis, não deverá o INPI responder pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples.<br>6. Recurso especial provido.<br>(REsp n. 1.264.644/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 9/8/2016.)<br>RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA FIGURATIVA. REPRESENTAÇÃO DE UMA ÁGUIA BICÉFALA COM AS ASAS ABERTAS. SÍMBOLO PRESENTE NA BANDEIRA DA REPÚBLICA DA ALBÂNIA. SINAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO COMO DE DOMÍNIO COMUM. SÚMULA 7/STJ. NÃO SUJEIÇÃO À VEDAÇÃO DO ART. 124, I, DA LPI. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO NOS CONSUMIDORES. SÚMULA 7/STJ. SECONDARY MEANING. USO PROLONGADO. INVESTIMENTOS NA PROMOÇÃO DA MARCA. VIABILIDADE DE SEU RECONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/Q5 AFASTADA. INPI. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.<br>1. Ação ajuizada em 27/2/2009. Recursos especiais interpostos em 8/2/2018 e 6/4/2018. Autos conclusos à Relatora em 4/12/2018.<br>2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro de marca figurativa às empresas recorridas.<br>3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional.<br>4. De acordo com as disposições do art. 6 ter 1(a) da CUP e 124, I, da LPI, não podem ser objeto de registro marcário símbolos oficiais, nacionais ou estrangeiros, tais como bandeiras, brasões, emblemas, distintivos e monumentos.<br>5. Hipótese concreta em que, apesar de semelhante àquele estampado na bandeira da República da Albânia, o elemento figurativo registrado pelas recorridas - que representa uma águia bicéfala de asas abertas -, segundo as conclusões do Tribunal a quo, não constitui sinal exclusivo ou original de qualquer Estado nacional, pois está presente na iconografia e heráldica de diversas culturas indo-europeias e mesoamericanas desde o séc. XII.<br>6. Tratando-se, portanto, de sinal pertencente ao domínio comum, não pode incidir à espécie a circunstância impeditiva de registro contemplada no art. 124, I, da LPI.<br>7. O art. 6 ter, (1)c, segunda parte, da CUP estabelece que os países integrantes da União devem, obrigatoriamente, impedir, recusar ou invalidar o registro de marca apenas quando o uso de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado for de natureza "a sugerir, no espírito do público, uma ligação entre a organização em apreço e as armas, bandeiras, emblemas, siglas ou denominações" ou, ainda, se esse uso ou registro for "claramente de natureza a induzir o público em erro sobre a existência de ligação entre o utilizador e a organização".<br>8. As conclusões no sentido de que não há identidade exata entre as figuras comparadas e de que o uso do sinal marcário impugnado não é passível de gerar confusão, pois o elemento figurativo em questão está eficazmente separado, na percepção do público consumidor, da representação da bandeira da Albânia, não comportam reexame em recurso especial, em razão do entendimento consagrado na Súmula 7/STJ. 9. Vale destacar que o Tribunal regional assentou, após análise das circunstâncias fáticas da hipótese, que a marca impugnada satisfaz os requisitos que autorizam a incidência do fenômeno mercadológico da distintividade adquirida (secondary meaning), pois vem sendo utilizada, a fim de identificar os artigos de vestuário comercializados pelas recorridas, há mais de 22 anos, tendo sido objeto de grande investimento econômico. 10. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/15 quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.<br>11. Uma vez rejeitada a pretensão anulatória defendida pelo INPI, é de rigor que ele também seja responsabilizado pelo pagamento dos encargos sucumbenciais, conforme dispõe a regra do art. 85, caput, do CPC/15. RECURSO ESPECIAL DO INPI NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE ESPAÇO SETE SETE CINCO LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO.<br>(REsp n. 1.779.617/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.)<br>No caso em análise, não apenas a causa de pedir da ação anulatória de origem está atrelada a um vício no ato administrativo efetuado pelo INPI de anulação do registro, como também se colhe da sentença que o ente autárquico apresentou contestação, requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos autorais (e-STJ fls. 702), e contrarrazões ao recurso de apelação da parte autora, requerendo a manutenção da sentença (e-STJ fls. 819). Isso demonstra inequívoca resistência à pretensão autoral, extrapolando o comportamento processual típico de um assistente especial e se aproximando do de um litisconsorte passivo.<br>Assiste razão, portanto, à recorrente no seu pleito de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam compartilhados com o ente autárquico, que restou igualmente sucumbente na demanda.<br>Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida, dou-lhe parcial provimento apenas para afastar a isenção do INPI quanto ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem.<br>Publique-se.<br>Intimem-se.<br>EMENTA