DECISÃO<br>Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL contra decisão que não admitiu o recurso especial manejado, com base nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fls. 178-188):<br>Agravo de instrumento - Violação marcária - Liquidação parcial de sentença por arbitramento - Decisão recorrida que fixou a indenização por danos materiais em R$ 10.000,00 - Inconformismo da exequente que pretende que sejam os danos materiais liquidados nos termos do inciso III do artigo 210 da Lei nº 9.279/96 - Descabimento - Contrato de licenciamento celebrado em bases próprias e inextensíveis à controvérsia de origem - Decisão recorrida que liquida os danos materiais indenizáveis de modo adequado e proporcional - Pretensão da exequente que gera defeso locupletamento indevido e desnatura a finalidade da indenização - Inexistentes elementos apresentados pela exequente capazes de ilidir a liquidação inserta na r. decisão recorrida - Recurso desprovido.<br>Nas razões do recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, negativa de vigência ao art. 210, III, da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e ao art. 87, parágrafo único, da Lei n. 9.615/98.<br>Sustenta que a recomposição dos prejuízos materiais em valor módico (R$ 10.000,00) configura erro de direito, pois, conforme art. 210, III, da LPI, deveria ser eleito o critério mais favorável ao prejudicado para o cálculo da indenização.<br>Argumenta que os prejuízos decorrentes da utilização indevida da marca da CBF, nos termos do art. 87, parágrafo único, da Lei n. 9.615/98, não estão atrelados apenas à quantidade de mercadorias indevidamente comercializadas, tampouco ao porte da cidade onde foi cometido o ilícito.<br>Assevera que os prejuízos deveriam ser calculados de acordo com o art. 210, III, da LPI, segundo o qual é devida ao prejudicado a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Sendo assim, o valor indenizatório mínimo deveria ser de R$ 51.600,00, que representa o valor mensal de uma licença.<br>Alternativamente, requer a nomeação de perito para a apuração dos cálculos, realçando que tal providência deverá ocorrer às custas da recorrida.<br>Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fl. 236).<br>A não admissão do recurso na origem ensejou a interposição do presente agravo.<br>Sem impugnação, conforme certificado à fl. 283.<br>Assim delimitada a controvérsia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, dele conheço, passando à análise do recurso especial.<br>Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento, fixou a inde nização por danos materiais em R$ 10.000,00, com base nos seguintes fundamentos (fls. 181-182):<br>De início, assinalo que nos termos da sentença de fls. 218/223 e v. Acórdão de fls. 411/442 dos autos principais, a parte executada foi condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pela exequente consoante critério que melhor atenda os seus interesses, consoante expressa determinação legal.<br>Assevero que sobreveio trânsito em julgado aos 11/08/2023, conforme certidão de fls. 444 dos autos principais.<br>Assim, a parte exequente trouxe aos autos o contrato paradigma de fls. 72/80 existente à época da contrafação, celebrado com um terceiro e permitindo a exploração comercial da marca licenciada em todo o território nacional, cujo objeto se assemelha ao tratado no caso sub judice, requerendo seja a executada condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 51.800,00, consoante diretrizes traçadas pelo Enunciado VIII da Seção de Direito Empresarial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo a ressarcir a remuneração que o autor da violação teria pago aos titulares dos direitos violados pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar os bens.<br>No caso em voga, não houve apreensão de produtos no estabelecimento ora executado, todavia os documentos de fls. 45/47 dos autos principais fazem prova da comercialização de produtos através da rede mundial de computadores ostentando de forma indevida os emblemas de propriedade exclusiva da exequente.<br>A caracterização da contrafação prescinde de dolo em sentido estrito, bastando, pois, que a pessoa (física ou jurídica) pratique venda, coloque à venda ou mantenha em estoque produto que reproduza marca sem a necessária licença do titular. E no caso concreto, o direito de exclusividade dos signos distintivos das agremiações decorre não somente da notoriedade da marca que independe de registro, frise-se como também do quanto disposto no art. 87 da Lei n. 9.615/98, in verbis: "A denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente" e, ainda, o parágrafo único que dispõe que "a garantia legal outorgada às entidades e aos atletas referidos neste artigo permite-lhes o uso comercial de sua denominação, símbolos, nomes e apelidos."<br>Comprovada a existência e comercialização de produtos contrafeitos através da rede mundial de computadores pela parte executada, sem dúvida que restou caracterizada a violação ao direito de exclusividade conferido à exequente.<br>Pois bem, a meu aviso, considerando as peculiaridades do caso concreto e o valor mínimo de remuneração previsto no contrato paradigma que embasa a pretensão das requerentes, se mostra razoável para reparação do dano material a fixação no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), notadamente considerando que o objetivo da norma é, justamente, assegurar que o prejudicado não fique sem o devido ressarcimento e, ainda evitar ao ofensor injustificado benefício com o ilícito.<br>Interposto agravo contra a referida decisão, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, afastando a possibilidade do cálculo dos lucros cessantes com base no contrato apresentado pela CBF, da seguinte forma (fls. 185-187):<br>Aqui, a agravante já informou que o critério que lhe é mais favorável é o do inciso III do artigo 210 da Lei nº. 9.279/1996, com base na "remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem" e "deve efetuar o pagamento de valor correspondente a GARANTIA MÍNIMA/COMPENSAÇÃO MÍNIMA R$ 51.600,00 (COM OS ACRÉSCIMOS LEGAIS), visando DESESTIMULAR A PRÁTICA ILÍCITA E COIBIR O ILÍCITO LUCRATIVO!!".<br>Cabe ao juiz, na aplicação da lei, atender os fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.<br>Disso resulta, então, que na aplicação do artigo 210, III da Lei nº 9.279/1996, os termos remuneração e licença devem ser interpretados de maneira proporcional à quantidade de bens explorados, tempo da violação marcária e capacidade econômica das partes.<br>Não se ignora que, violados os direitos de propriedade industrial a partir da comercialização de camisetas com emblema de titularidade da agravante, única legitimada a produzi-lo, comercializá-lo e a licenciá-lo, é de rigor a condenação à indenização pelos prejuízos, nos termos da sentença transitada em julgado.<br>Admitido que o critério de liquidação é de escolha da agravante, aqui o que ele escolheu não subsiste, porque inexiste elemento que o corrobore e o justifique.<br>O contrato de licença apresentado pela agravante não serve de referência adequada, porque celebrado com empresa internacional, com prazo de quatro anos para comercialização de mais de vinte itens e sem especificação de quais marcas são por ele abrangidas (fls. 72/80 dos autos originários).<br>Ademais, fora pactuado com quem não figura na ação de origem ("Latam Comércio de Produtos Esportivos LTDA", "Meltex Meltex Aoy Comércio de Manufaturados LTDA" e "Meltex Aoy Ind e Comércio de Confecções LTDA" - fls. 72).<br>Trata-se, pois, de critério inaplicável ao caso em exame que, como se viu na ação de origem e se vê aqui, revela bases e condições totalmente distintas, até mesmo pela pouca quantidade de produtos contrafeitos.<br>Essa situação em tudo se assemelha à do agravo de instrumento nº 2159621-33.2022.8.26.0000, julgado por acórdão capitaneado por voto do eminente Desembargador Grava Brazil, do qual se extrai que:<br>Em outras palavras, a remuneração deve ser compatível com uma licença adequada às particularidades do caso, e não com uma licença em valor expressivo, ainda que verdadeira, para ancorar para cima o valor da indenização material.<br>E, ainda que se admita que, na violação de propriedade industrial, a indenização também deve ter caráter punitivo para desestimular novos ilícitos, os valores indenizatórios não devem caracterizar penalidade excessiva, dissociada do dano material real.<br>Daí porque, conforme bem pontuado pela agravada em contraminuta (fls. 121), o contrato de licença apresentado pela agravante (fls. 47/55) não é uma referência adequada, porque foi firmado com empresa internacional, possuía prazo de duração de quase quatro anos, visando a comercialização de mais de 23 itens.<br>(..)<br>Em relação ao contrato de licença apresentado pela agravante (fls. 47/55), há, ainda, um outro problema: ele foi firmado entre a "Latam Comércio de Produtos Esportivos LTDA", "Meltex Meltex Aoy Comércio de Manufaturados LTDA" e "Meltex Aoy Ind e Comércio de Confecções LTDA", partes que não figuram nesse processo.<br>Em suas considerações, há a indicação de que "1. A LATAM é detentora dos direitos de uso e licenciamento da marca e do material comercial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mediante master licença concedida pela Nike European Operations Netherlans B. V. ("Nike")" (fls. 47/48).<br>Além da agravante não figurar como parte do referido contrato de licença, também não está claro se são abrangidas por ele as marcas até então de sua titularidade violadas pela agravada (fls. 34/42 do processo principal n. 1006150-49.2018.8.26.0066). Essas duas circunstâncias abalam, ainda mais, a adoção do referido contrato como parâmetro para cálculo da indenização material (..) (TJSP; Agravo de Instrumento 2159621-33.2022.8.26.0000; Relator: Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; j: 09/03/2023).<br>Como se vê, não há base objetiva razoável para adotar-se o critério de liquidação pretendido pela agravante, de resto gerador de defeso locupletamento indevido, razão pela qual, à míngua de outros elementos capazes de ilidir o fundamento inserto na r. decisão recorrida, prevalece a solução que ela apresenta, até porque o valor da indenização é proporcional e adequado à controvérsia.<br>Irresignada, a CBF interpôs, então, o presente recurso especial, em que aponta violação ao art. 210, III, da LPI, porque o Tribunal de origem teria afastado o critério de cálculo dos lucros cessantes que lhe seria mais favorável.<br>Note-se que o art. 210 da Lei n. 9.279/96 elenca três critérios para a apuração de lucros cessantes, quais sejam: (i) os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; (ii) os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou (iii) a remuneração que o autor da violação teria pagado ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.<br>Em comentário ao dispositivo em questão, José Carlos Tinoco Soares aponta que "desde a inicial, na fase do conhecimento ou sob perícia contábil", o autor da ação deverá "estabelecer com detalhes toda essa forma de colocação de objeto ou produto no mercado, sob patente ou mediante a marca, e notadamente os prejuízos sofridos por essa interferência  ..  eis que deverá ficar para a execução apenas e tão-somente o "quantum debeatur"" (Tratado de Propriedade Industrial - Marcas e Congêneres, v. II. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003, p. 1619).<br>No caso, a CBF requereu fosse adotado como critério para a definição do montante indenizatório que lhe é devido aquele previsto no art. 210, III, da LPI ("a remuneração que o autor da violação teria pagado ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem").<br>Apesar disso, o Tribunal de origem entendeu que o valor da indenização não poderia se basear em contrato de licenciamento apresentado pela CBF na fase de liquidação, porque o contrato em questão teria uma dimensão infinitamente maior do que a realidade dos autos, já que seria de âmbito internacional e envolveria empresas de alto renome.<br>Em que pese concorde que o contrato apresentado pela CBF não pode ser usado como parâmetro para a definição do montante indenizatório, haja vista a baixa expressão econômica da parte ré envolvida na contrafação, penso que cabia ao Juízo de origem, diante desse impasse, solicitar à CBF um contrato que mais se aproximasse da realidade, de preferência, que se limitasse ao território nacional, ou então, que recorresse a uma perícia.<br>Nâo poderia, porém, adotar critério para a liquidação da sentença fora das hipóteses previstas no dispositivo legal do art. 210 da LPI, sendo certo que, ao assim agir, o Tribunal de origem violou o dispositivo em questão. Nesse sentido:<br>CIVIL E PROCESSO CIVIL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PERDAS E DANOS. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 209 e 210 da Lei 9.279/96.<br>1. Ação de abstenção de uso de marca c/c perdas e danos, ajuizada em 13.12.2010. Recurso especial concluso ao Gabinete em 05.04.2013.<br>2. Discussão relativa aos critérios para fixação do valor da reparação por dano material decorrente de contrafação de marca e ao cabimento de compensação por danos morais.<br>3. Inviável o reconhecimento de violação ao art. 535 do CPC quando não verificada no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade apontadas pela recorrente.<br>4. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.<br>5. O uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e consequente desvio de clientela, torna desnecessária a prova concreta do prejuízo, que se presume.<br>6. Na hipótese, a violação em questão é da marca da recorrente e a legislação que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (Lei 9.279/96) traz em seu bojo os critérios específicos que devem ser adotados para a quantificação do dano material (art. 210), não se fazendo necessária ou mesmo pertinente a adoção da analogia para interpretação das suas disposições. Inaplicabilidade da Lei 9.610/98 à hipótese.<br>7. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação.<br>8. Embora a "CBF" explore a atividade comercial, com o licenciamento de sua marca para venda de produtos, a imagem da associação está muito mais ligada à promoção das atividades esportivas, aos campeonatos de futebol nacionais e internacionais, à Copa do Mundo, Olimpíadas, etc, o que, aliás, é sua atividade principal.<br>9. Como a atividade primordial da Confederação Brasileira de Futebol não é a comercialização de produtos, o público não deixa de reconhecê-la ou passa a ter uma imagem negativa a seu respeito somente porque foram comercializados produtos contrafeitos com a sua marca. Ausência de demonstração do efetivo dano moral na hipótese.<br>10. Recurso especial parcialmente provido.<br>(REsp n. 1.372.136/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2013, DJe de 21/11/2013.)<br>Em face do exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, determinando a devolução dos autos à origem para que haja a apuração do valor indenizatório devido com base em contrato adequado a ser apresentado pela CBF, restrito ao âmbito nacional, ou então, se isto não for possível, determino a realização de perícia técnica, para a apuração do montante com base em comparativo de contratos similares existentes no mercado.<br>Intimem-se.<br> EMENTA