DECISÃO<br>Trata-se de recurso especial interposto por COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE. (MICHELIN) com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fls. 1.055-1.056):<br>PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS INFRINGENTES. MARCA EXTINTA POR CADUCIDADE. ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. EXPIRAÇÃO DE PRAZO PARA REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE MARCA. JUSTA CAUSA. ART. 221, §1º DA LPI. RECURSO DESPROVIDO.<br>1. Cinge-se a controvérsia em decidir se ocorreu ou não justa causa capaz de justificar a ausência de requerimento de prorrogação do registro da marca PROFILE, pela empresa titular, nos termos do art. 221, § 1º c/c art. 133, §§ 1º e 2º da LPI, notadamente diante da pendência da análise de recurso administrativo interposto contra decisão do INPI que havia decretado a extinção do registro em questão, por caducidade.<br>2. Apesar do meu posicionamento acerca da irregistrabilidade de marcas nominativas, que em regra são nulas em virtude de não alcançarem suficiente distintividade para o registro, o signo nominativo da marca em questão não possui qualquer relação com o tipo de produto que visa a designar pneus e autopeças. A marca PROFILE adquiriu suficiente forma distintiva, registrável, portanto, de acordo com a exceção prevista no art. 124, VI da Lei 9.279/96.<br>3. O pedido de prorrogação de registro de marca e o pagamento da respectiva taxa de manutenção decenal apenas são exigíveis após a decisão administrativa definitiva acerca da extinção ou não do registro de uma marca (art. 133, §§ 1º e 2º e art. 142, III da LPI).<br>4. A inércia da empresa decorreu de boa-fé, pois ela aguardava resultado final do procedimento administrativo em curso, uma vez que não fazia sentido recolher todas as taxas para pedido de manutenção de registro, sem que ao menos soubesse se esse seria mantido. Portanto, ocorreu a justa causa, isto é, evento imprevisto e alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato, conforme previsto no art. 221, § 1º da LPI.<br>5. Recurso desprovido.<br>Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 1.117):<br>EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO QUE PUDESSE ENSEJAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DO EMBARGANTE EM REDISCUTIR A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.<br>1. Os embargos de declaração se prestam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para efeito de sanar eventuais vícios processuais do julgado, tais como contradição, obscuridade ou omissão (artigo 1.022 do CPC/2015) e, ainda, para corrigir erro material ou erro de fato, caso existente, mas não operam, em regra, efeitos infringentes, o que só acontece, excepcionalmente, em situações em que a correção de um desses vícios mencionados resulte, necessariamente, em modificação da orientação anterior.<br>2. Não se verifica qualquer dos motivos acima mencionados que, em tese, poderiam ensejar o acolhimento do mesmo. Pela simples leitura do voto se observa que as questões postas em debate foram claramente abordadas, não havendo omissão a ser sanada, contradição a ser esclarecida ou obscuridade a ser elidida.<br>3. Com efeito, resta assentado o entendimento segundo o qual os embargos de declaração não são a via adequada para compelir o mesmo órgão judicante a reexaminar a causa, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, revelando caráter meramente protelatório (STJ, AGA 940040, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 20/09/2013).<br>4. O que o embargante pretende, na verdade, é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com as suas teses, tornando nitido o interesse do mesmo quanto à atribuição de efeito modificativo aos presentes embargos, o que não é possível.<br>5. Embargos de declaração desprovidos.<br>Alega a recorrente terem sido violados os arts. 133, §§1º e 2º, 142, I e 221, §1º, todos da Lei 9.279/1996, argumentando que não poderia o acórdão recorrido admitir, como fez, que a parte contrária pudesse prorrogar seu Registro nº 818680121, para a marca PROFILE, apenas após a decisão sobre o procedimento de caducidade que incidiu sobre o mesmo registro de marca.<br>Na visão da recorrente, o julgado combatido, ao assim concluir, teria, em verdade, criado, indevidamente, um prazo não contínuo e não peremptório para que a empresa autora, ora recorrida, pudesse, mesmo após o decurso do prazo preclusivo, apresentar pedido de prorrogação do registro da sua marca.<br>Em tal contexto, diz a recorrente, não é nulo o ato administrativo do INPI que extinguiu o Registro nº 823021343, para a marca PROFILE, pois não cumpriu a ora recorrida a forma e o prazo previstos n o art. 133 da Lei 9.279/1996 para pedir a prorrogação do registro.<br>Suscita dissídio pretoriano.<br>Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.263-1.279).<br>O recurso foi inadmitido na origem. Por decisão monocrática de fls. 1.558-1.559, foi provido o agravo para reautuá-lo como recurso especial.<br>É o relatório. Decido.<br>IM & T Comércio Internacional Ltda., autora da ação, alegou que, desde sua constituição em 1988, desenvolveu atividades de comércio internacional, incluindo a importação e exportação de pneus. Em 1993, iniciou a fabricação de pneus remoldados da marca PROFILE na Itália, para exportação ao Brasil. A autora pleiteou o registro da marca PROFILE junto ao INPI em 1995, o qual foi deferido em 1998. No entanto, em 2006, a empresa ré, Michelin, iniciou um procedimento administrativo para declarar a caducidade do registro da marca PROFILE, alegando não utilização por mais de cinco anos. A autora defendeu-se, mas o INPI declarou a caducidade em 2007. Após recurso, a decisão foi reformada em 2009, mas o INPI extinguiu o registro por falta de prorrogação em 2009. A autora propôs ação para anular a extinção do registro da marca PROFILE e a concessão do registro da marca PROFILER à Michelin, alegando que a extinção foi indevida devido à pendência do recurso administrativo.<br>A sentença proferida pela 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido da autora. A decisão destacou que, apesar do procedimento de caducidade, o registro da marca PROFILE estava vigente durante o período em que a autora deveria ter solicitado a prorrogação. A sentença afirmou que a autora deveria ter feito o pedido de prorrogação entre 2007 e 2008, conforme previsto na Lei de Propriedade Industrial, mas não o fez. Além disso, a sentença considerou que a comunicação dos atos do INPI é feita pela Revista de Propriedade Industrial, não havendo irregularidade na falta de notificação postal. Assim, a sentença concluiu que não havia justa causa para a ausência de prorrogação e, consequentemente, julgou improcedente o pedido de nulidade do registro da marca PROFILER.<br>Nos acórdãos, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reformou a sentença, dando provimento ao recurso de apelação da autora. O acórdão reconheceu que o procedimento de caducidade e a pendência de recurso administrativo constituíram justa causa para a ausência de prorrogação do registro da marca PROFILE. O Tribunal entendeu que não se justificava exigir a prorrogação durante o curso do procedimento de caducidade, sem a certeza de manutenção do título. Além disso, o acórdão decretou a nulidade do ato administrativo que extinguiu o registro da marca PROFILE e do ato que concedeu o registro da marca PROFILER à Michelin.<br>O acórdão dos embargos de declaração, por sua vez, negou provimento aos embargos opostos pela Michelin. O Tribunal reafirmou que houve justa causa para a ausência de prorrogação do registro da marca PROFILE, considerando que a pendência do julgamento do recurso administrativo impediu a prática do ato de prorrogação. O acórdão destacou que a decisão administrativa definitiva sobre a extinção do registro só ocorreu após o término do prazo para prorrogação, justificando a inércia da autora. Assim, o Tribunal manteve a decisão de anular a extinção do registro da marca PROFILE e a concessão do registro da marca PROFILER.<br>Por fim, o Tribunal concluiu que os embargos de declaração não eram a via adequada para rediscutir o mérito da decisão já proferida. O acórdão ressaltou que os embargos de declaração se prestam a sanar vícios processuais, como contradição, obscuridade ou omissão, mas não a modificar o resultado do julgamento. Portanto, o Tribunal negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a decisão anterior de dar provimento ao recurso de apelação da autora e anular os atos administrativos questionados.<br>De fato, o acórdão recorrido merece reforma, ao afirmar (fls. 594-598):<br>(..)<br>Portanto, discordo do entendimento do Juiz a quo, não se justificando exigir, durante o curso de um procedimento de caducidade, que o titular de um registro tenha que proceder a um pedido de renovação, arcando, como se sabe, com seus custos financeiros, sem a contrapartida de um julgamento positivo de manutenção do título, como preconiza o Magistrado em sua sentença.<br>(..)<br>Exigir que o pedido de renovação de um título seja feito antes do resultado final da análise de caducidade de um registro não encontra amparo em nosso sistema jurídico, constituindo-se tal prática, ao meu sentir, em verdadeiro abuso de direito.<br>Incorrendo em contrassenso quem pensa que o tramite de procedimento de caducidade não interfere no curso de vigência do título, para alterá-lo, de modo que seu vigor não mais representa o descrito na cártula no momento de sua concessão.<br>Esse posicionamento foi ratificado em sede de embargos infringentes, mas não merece ser sufragado, na espécie.<br>Com efeito, enquanto tramitava o recurso relativo à decisão que decretara a caducidade da marca PROFILE pelo não uso, nada impedia a parte interessada, ou seja, a titular da marca registrada, ora recorrida, cujo registro, àquela altura, encontrava-se em plena vigência, de proceder os atos de prorrogação do registro, conforme o art. 133, §§1º e 2º da Lei 9.279/1996.<br>Nesse contexto, não se tem por ocorrente a justa causa invocada pelo recorrido, prevista no art. 221 da Lei 9.279/1996.<br>A própria lei, no §1º do art. 221 define o que seria justa causa, é dizer, um evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.<br>Ora, considerando que a marca encontrava-se devidamente registrada, o procedimento de caducidade não pode ser considerado um evento alheio à vontade da parte, visto que o pedido de caducidade tem previsão legal e dele estava a parte recorrida participando, pois tinha, inclusive apresentado recurso, que, depois, teve resultado favorável.<br>De igual modo, não era impeditivo, como já afirmado, que a parte interessada procedesse com a prorrogação do seu registro, não sendo plausível, se tinha interesse em prorrogar sua marca, que aguardasse a álea que ocorria naquela momento, ou seja, o procedimento de caducidade, apenas para que não tivesse uma despesa que poderia ser em vão, caso a caducidade fosse confirmada, o que não ocorreu.<br>Não há nada a reparar na sentença, por isso mesmo, ao fixar (fls. 503-506):<br>Como visto, pretende a empresa autora, em síntese, por meio do presente feito: a) a nulidade do ato administrativo que decretou a extinção, com base no art. 142, I da LPI, de sua marca PROFILE - registro n.º 818.680.121, devendo tal registro ser mantido vigente, por não lhe ter sido oportunizado o exercício do direito à prorrogação do mesmo, nos termos do art. 133, §§ 1º e 2º da LPI; b) a nulidade do ato administrativo que concedeu o registro n.º 823.021.343 para a marca PROFILER, da empresa ré, por violação ao art. 124, XIX da LPI.<br>A resolução da questão posta nos presentes autos não demanda maiores elastérios.<br>A autora alega que, em decorrência de encontrar-se seu registro marcário para a marca PROFILE submetido a procedimento de caducidade instaurado pela empresa ré, não estaria a mesma obrigada a requerer a prorrogação da vigência de tal registro, determinada pelo art. 133, e seus parágrafos, da LPI, constituindo-se o referido procedimento de caducidade em justa causa para o não atendimento ao prazo legal de pagamento do decênio, nos termos do art. 221, §§ 1º e 2º da LPI.<br>Entendo não assistir razão à demandante.<br>De acordo com o histórico de despachos de fls. 389/390, o registro para a marca PROFILE foi concedido em 06/01/1998, por decisão administrativa publicada na RPI n.º 1411, cujo decênio se encerraria em 05/01/2008. Em 03/08/2006, a empresa ré iniciou procedimento de caducidade em face do registro da autora, ao argumento de que esta não fazia uso de sua marca há mais de cinco anos. Neste procedimento, foi proferida decisão em 10/04/2007,a qual declarou a caducidade do registro nº 818.680.121, por falta de uso efetivo da marca, nos termos do art. 143, II da LPI.<br>É neste ponto que a autora incorreu em lamentável equívoco. A decisão acima mencionada, de forma alguma, extinguiu de pronto o registro de sua marca. Ao contrário, a partir de sua publicação, foi iniciado prazo para que a demandante interpusesse recurso (o que foi por ela feito tempestivamente, diga-se de passagem), e durante o lapso temporal em que a decisão de caducidade se encontrava em sede de apreciação de recurso, o registro da autora se encontrava vigente, pelo que imperioso que a mesma cuidasse emproceder aos trâmites referentes ao pedido de prorrogação da marca, previsto no art. 133 e §§ 1º e 2º da LPI.<br>Segundo os dispositivos legais acima referidos, a demandante, durante o período de 06/01/2007 a 05/01/2008, deveria ter depositado pedido referente à prorrogação de seu registro (§ 1º do art.133), mas não o fez; a legislação prevê, ainda, um prazo adicional de seis meses subseqüentes ao termo final da vigência do registro, conforme dispõe o § 2ºdo mesmo art.133; no caso da autora, tal interregno compreendeu o período de 06/01/2008 a 05/07/2008, durante o qual a autora quedou-se igualmente inerte, não procedendo ao depósito do pedido de prorrogação de sua marca.<br>Desta forma, quando, em 22/04/2009, foi finalmente publicada a decisão de provimento do recurso da autora, indeferindo o pedido de caducidade e mantendo a vigência do registro, sua marca já se encontrava extinta, mas sim por conta de ter expirado, em 05/07/2008, o derradeiro prazo para requerimento de prorrogação, pelo que, em 16/06/2009, foi publicada na RPI nº 2006 a extinção do mesmo, com fulcro no art. 142, I da LPI.<br>Não há como ser acolhido o argumento de justa causa aventado pela demandante, tendo em vista ser inaplicável, na hipótese dos presentes autos, o disposto no art. 221, § 1º da LPI, por ela invocado, o qual dispõe que "reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato". Ora, conforme já mencionado, a decisão que, em 10/04/2007, declarou a caducidade do registro da autora não pode constituir em um óbice a que a mesma procedesse tempestivamente ao requerimento de prorrogação de seu registro, uma vez que ainda pendente de julgamento do recurso.<br>Cumpre ressaltar ser de responsabilidade da autora zelar pela integridade de sua marca, conforme dispõeo art. 131 da LPI, cercando-se de todas as formas possíveis a assegurar que a mesma não seja extinta, principalmente na hipótese dos presentes autos, em que havia empresa concorrente interessada no registro de marca muito parecida com a sua, e responsável pelo processo de caducidade contra ela instaurado.<br>No mesmo sentido, o bem lançado voto vista, proferido na apelação, que é parte integrante do julgado ora combatido (fls. 913-914):<br>Como se percebe, a controvérsia do presente feito está na análise dos efeitos do procedimento administrativo de caducidade e respectivas decisões frente ao registro caducando, a fim de que se verifique a ocorrência, ou não, de justa causa (art. 221, § 1º da Lei 9.279/96) para a ausência de requerimento de prorrogação do aludido registro, pelo seu titular, conforme dispõem os §§ 1º e 2º do art. 133 do mesmo diploma legal. Rememore-se que, como assinalado na r. sentença impugnada, o referido art. 221, § 1º é expresso ao dispor que justa causa é "o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato."<br>Nessa linha de raciocínio, não se pode perder de vista que o procedimento administrativo e eventual recurso interposto da decisão monocrática são dotados de efeito suspensivo e, por tal razão, não há dúvidas de que durante o seu curso, o titular do registro caducando permanece no gozo de todos os atributos decorrente do registro validamente concedido. Também é premissa que se deve fixar que a caducidade, reconhecida por decisão administrativa final, não tem efeito retroativo à data da instauração do procedimento, possuindo tal decisão efeito desconstitutivo ex nunc.<br>Portanto, se em plena vigência o registro no curso do procedimento de caducidade, é ônus do respectivo titular, caso seja de seu interesse permanecer no gozo dos atributos do registro inicialmente concedido, praticar os atos tendentes à sua prorrogação, se já no fim a proteção, dentre esses aquele previsto nos parágrafos do art. 133 da Lei 9.279/96. E se assim o é, não estava impedido o seu titular de assim proceder, não havendo que falar em justa causa a amparar eventual restituição de prazo para o cumprimento da exigência, em especial se se pensar que todos os demais registros de marca explorados pela ora apelante seguiram o mesmo caminho. Registre-se que, no que é pertinente à publicidade da decisão relativa ao registro da apelante e do procedimento administrativo de caducidade, foi observada a regra geral de publicação na Revista da Propriedade Industrial.<br>Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a ação.<br>Custas e honorários advocatícios como fixados na sentença.<br>Publique-se.<br>EMENTA