ACÓRDÃO<br>Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025 a 27/10/2025, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.<br>Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.<br>Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.<br>EMENTA<br>RECURSOS ESPECIAIS. SUSPENSÃO DE REGISTRO E USO DE MARCA. RECONHECIMENTO DE CADUCIDADE POR DESUSO DA MARCA. INDICAÇÃO DO INPI COMO CORRÉU. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DO INPI NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE.<br>1. Para concluir que a marca Zebu não estava em desuso e afastar a caducidade declarada pelas instâncias ordinárias seria necessário reexaminar questões fáticas e probatórias, o que não é possível, haja vista o óbice da Súmula 7 do STJ.<br>2. No presente caso, importante frisar que (i) o INPI resistiu à pretensão do autor, defendendo a ausência de caducidade da marca Zebu; e (ii) na esfera administrativa, também indeferiu o pedido formulado pelo autor.<br>3. Como o INPI atuou, neste caso, como litisconsorte passivo, é cabível a sua condenação em honorários de sucumbência.<br>4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes.<br>5. Recursos especiais não providos.

RELATÓRIO<br>Trata-se de recursos especiais interpostos por INDUSTRIAL DE TABACOS ZEBU LTDA., com base nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição Federal, e por INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, com base na alínea "a" do mesmo permissivo, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, assim ementado (fls. 671-672):<br>PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PATENTE DE INVENÇÃO. INPI. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. LEGITIMIDADE DO INPI. REGISTRO E USO DE MARCA. CADUCIDADE. COMPROVAÇÃO. MULTA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. Como a parte autora postula a revisão judicial de um ato administrativo emanado da autoridade do INPI, este é legitimado para figurar no pólo passivo da relação jurídico-processual, não cabendo falar em mera posição de assistente. 2. A fixação de multa diária como coerção ao cumprimento de determinações judiciais em prejuízo da Fazenda Pública, há tempos, vem sendo admitida no âmbito deste Regional, afigurando-se como medida apta a fazer prevalecer o prestígio do provimento judicial, nos termos do artigo 461, §4º, do CPC, homenageando a efetiva prestação jurisdicional, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 3. Hipótese em que a prova dos autos é clara em evidenciar a ausência de uso da marca desde 17/08/2000, situação corroborada por constatação in loco empreendida na Comarca de Venâncio Aires, RS, por força de determinação deste juízo. 4. A prova dos autos é clara em evidenciar a ausência de uso da marca desde 17/08/2000, situação corroborada por constatação in loco empreendida na Comarca de Venâncio Aires, RS, por força de determinação deste juízo.<br>Os embargos de declaração opostos pelo INPI foram parcialmente providos, tão somente para fins de prequestionamento (fl. 830).<br>Em seu recurso especial (fls. 702-732), a INDUSTRIAL DE TABACOS ZEBU LTDA. alega que houve violação aos arts. 142, 143, 144, 145 e 146 da Lei n. 9.279/1996, sustentando que a declaração de caducidade da marca Zebu é indevida, porque a empresa não está inativa e houve uso regular da marca nos últimos anos.<br>Por sua vez, o INPI alega em seu recurso especial (fls. 841-854) que houve (i) violação ao art. 535, II, do CPC, por omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade de multa e à sua ilegitimidade passiva; (ii) violação ao art. 267, § 3º, do CPC e ao art. 175 da Lei n. 9.279/1996, devido à ilegitimidade passiva da autarquia para atuar no feito como parte ré, devendo ser reconhecida sua condição de assistente simples; e (iii) violação ao art. 461, §§ 4º, 5º e 6º, do CPC, devido à necessidade de revisão da multa diária, pois impossível o cumprimento da obrigação no exíguo prazo de 10 (dez) dias.<br>Contrarrazões juntadas às fls. 860-868.<br>É o relatório.<br>EMENTA<br>RECURSOS ESPECIAIS. SUSPENSÃO DE REGISTRO E USO DE MARCA. RECONHECIMENTO DE CADUCIDADE POR DESUSO DA MARCA. INDICAÇÃO DO INPI COMO CORRÉU. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DO INPI NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE.<br>1. Para concluir que a marca Zebu não estava em desuso e afastar a caducidade declarada pelas instâncias ordinárias seria necessário reexaminar questões fáticas e probatórias, o que não é possível, haja vista o óbice da Súmula 7 do STJ.<br>2. No presente caso, importante frisar que (i) o INPI resistiu à pretensão do autor, defendendo a ausência de caducidade da marca Zebu; e (ii) na esfera administrativa, também indeferiu o pedido formulado pelo autor.<br>3. Como o INPI atuou, neste caso, como litisconsorte passivo, é cabível a sua condenação em honorários de sucumbência.<br>4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é cabível a cominação de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes.<br>5. Recursos especiais não providos.<br>VOTO<br>Trata-se, no caso, de ação ordinária ajuizada por JOSÉ GILMAR MICHELS contra a INDUSTRIAL DE TABACOS ZEBU LTDA. e o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, visando a suspender o registro e o uso da marca ZEBU.<br>Na inicial, narra o autor que adquiriu de Denise Terezinha Cerentini, em 06/11/2007, a marca Zebu (mista), na classe 34, depositada junto ao INPI sob o n. T.823.901.793, cuja averbação da transferência foi requerida em 07/12/2007. O INPI, no entanto, teria concedido, em 13/09/2011, o registro da marca para a ré Industrial de Tabacos Zebu Ltda., apesar de a empresa constar como baixada, por encerramento das atividades perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, desde 23/07/2002, nunca ter comercializado qualquer produto na cidade de Venâncio Aires/RS e sequer possuir alvará de funcionamento.<br>Citado, o INPI defendeu a ausência de caducidade da marca Zebu.<br>Em sentença (fls. 551-560), o Juiz Federal Ricardo Alessandro Kern julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para declarar a caducidade da marca Zebu, com base nos arts. 133, 142 e 143 da LPI, entendendo ter sido demonstrada a inatividade da empresa ré desde 17/08/2000, ou seja, por mais de 10 (dez) anos. Confira-se (fls. 556-558):<br>Nesta linha, após cotejo do contexto fático e probatório, observo que, no caso dos autos, é inconteste a inatividade da empresa ré, a qual se esforça sem sucesso para demonstrar o contrário. Ressoa dos autos a constituição da empresa Industrial de Tabacos Zebu Ltda em 1968, na cidade de Santana do Livramento, RS, tendo por objeto social a industrialziação, comércio, por atacado e varejo, exportação, de fumo, o comércio, por atacado e varejo de secos e molhados, cereais, e demais atividades concernentes. Também consta dos autos que Industrial de Tabacos Zebu Ltda sofreu alteação contratou em que passou a denominar-se Indústria e Comércio de Plásticos Zebu Ltda, com expurgo de atividades direcionadas ao tabaco (alteração contratual havida em 17/08/2000 - evento 49, pet1, página 18). A 15ª alteração contratual reintroduz em 06/05/2008 no objeto social a industrialização e comércio de tabaco picado, derivados e sucedâneos, voltando a denominação social a corresponder Industrial de Tabacos Zebu Ltda, passando a ostentar sua sede social na Avenida das Indústrias, nº 130, pavilhão 8, bairro Distrito Industrial, em Venâncio Aires, RS, com extinção da filial existente em Santana do Livramento. Sendo assim, a prova dos autos é clara em evidenciar a ausência de uso da marca desde 17/08/2000, situação corroborada por constatação in loco empreendida na Comarca de Venâncio Aires, RS, por força de determinação deste juízo. Durante os anos de 2000 a 2008 foi extirpado do objeto social e da denominação social, por razões desconhecidas, a referência a tabacos. De outro lado, assinalo que a manutenção de um CNPJ ativo junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil é inexpressiva em face do conjunto de indícios que atestam a inatividade da empresa ré. Aliás, a manutenção de um CNPJ ativo é medida de pouco impacto probatório, mormente quando sabido que os procedimentos para tal manutenção são simplórios e independem de efetiva comprovação material da situação de atividade. Em prosseguimento, transcrevo, por elucidativo, o teor da certidão de lotação de nº 2.551/2011, emitida pelo Município de Venâncio Aires, RS: (..)<br>Sintomático do quadro agudo de inatividade é a ausência de comprovação documental da operatividade da empresa, o que seria muito fácil de ser comprovado pela ré Industrial de Tabacos Zebu Ltda. No entanto, a realidade do mundo dos fatos indica-nos, certamente, a inatividade e a ausência de uso da marca em litígio, por conseqüência lógica. Relembro que o juízo oportunizou à empresa ré trazer aos autos documentação fiscal comprobatória de vendas de mercadorias, não havendo atendimento da determinação judicial, com evidente implicação no ônus probatório. (..)<br>Incontroverso, por outro lado, a ausência de atividade da empresa ré na Av. das Indústrias, 130, pavilhão 8, Distrito Industrial, Município de Venâncio Aires, RS. Portanto, é indubitável a existência de prova coesa e segura direcionada à inatividade da empresa ré por mais de 10 anos (dobro do prazo legal), ou seja, no interregno de 17/08/2000 em diante, situação capaz de importar a caducidade da marca em litígio, em que pese a inação do INPI em assim procedê-lo (havendo elementos hábeis ao menos ao conhecimento meritório do pedido), ex vi do disposto no artigo 142, III c. c 143, II da Lei nº 9.279/96.<br>Irresignados, os réus interpuseram apelação.<br>A Terceira Turma do TRF4, no entanto, negou provimento aos recursos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.<br>Assim, os réus interpuseram os recursos especiais que ora analiso.<br>Inicialmente, quanto ao recurso especial de Industrial de Tabacos Zebu Ltda., em que se alega afronta aos arts. 142, 143, 144, 145 e 146 da Lei n. 9.279/1996, não há como prosperar.<br>Isto porque, para rever o entendimento do acórdão recorrido e afastar a caducidade, concluindo que a marca Zebu não estava em desuso, seria necessário reexaminar questões fáticas e probatórias, o que não é possível, haja vista o óbice da Súmula 7 desta Corte.<br>Com relação ao recurso especial do INPI, também não merece prosperar.<br>De início, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o TRF4 enfrentou, expressamente, as questões relativas à multa e à legitimidade do INPI, não havendo que se falar, no tocante a esses pontos, em violação ao art . 535 do antigo CPC.<br>No mais, quanto à alegada violação ao art. 175 da Lei n. 9.279/1996, também não está configurada. Referido dispositivo assim prevê:<br>Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.<br>Da leitura do artigo acima, verifica-se que é obrigatória a participação do INPI em ações anulatórias de patente, por ser a autoridade competente para o registro que se pretende anular.<br>Vale anotar, todavia, que não há um consenso doutrinário e jurisprudencial acerca da forma como se dará a intervenção do INPI em cada caso: i) se intervirá na qualidade de litisconsorte passivo necessário; ii) se será assistente simples ou litisconsorcial do réu; iii) ou, ainda, se será amicus curiae ou assistente especial.<br>De toda forma, analisando a questão relativa à condenação do INPI nos ônus da sucumbência nesses casos, este Tribunal, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que o fato de a autarquia ser indicada como ré em demanda que visa à anulação de marca ou patente por ela concedida não obsta a que migre para o polo ativo, a depender do seu comportamento na esfera administrativa e, especialmente, se não resistir à pretensão da parte autora. Confiram-se:<br>RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRANSAÇÃO ENTRE AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS LITIGANTES. DISCORDÂNCIA DO INPI, QUE INTEGRAVA O POLO PASSIVO DA LIDE. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.<br>1. Consoante cediço nesta Corte, a atuação processual do INPI, na ação de nulidade de registro de marca, quando não figurar como autor ou corréu, terá a natureza de intervenção sui generis (ou atípica), por se dar de forma obrigatória, tendo em vista o interesse público preponderante de defesa da livre iniciativa, da livre concorrência e do consumidor, direitos constitucionais, essencialmente transindividuais, o que não apenas reclama o temperamento das regras processuais próprias das demandas individuais, como também autoriza a utilização de soluções profícuas previstas no microssistema de tutela coletiva. Precedentes.<br>2. Nessa perspectiva, admite-se a chamada "migração interpolar" do INPI (litisconsórcio dinâmico), a exemplo do que ocorre na ação popular e na ação de improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, nos termos dos artigos 6º, § 3º, da Lei 4.717/65 e 17, § 3º, da Lei 8.429/92.<br>3. Na espécie, a autarquia, após citada para integrar a relação processual, apresentou contestação, suscitando a sua ilegitimidade passiva ad causam, requerendo intervenção no feito na qualidade de assistente especial e aderindo à tese defendida pela autora. Posteriormente, insurgiu-se contra a transação extrajudicial celebrada entre as sociedades empresárias (autora e segunda ré), opondo-se à extinção da ação de nulidade de registro, ao argumento da existência de dano ao interesse público.<br>4. Nesse quadro, configurou-se o deslocamento do INPI da posição inicial de corréu para o polo ativo da demanda - o que pode ser traduzido como um litisconsórcio ativo ulterior -, ressoando inequívoco que a transação extrajudicial, celebrada entre a autora originária e a segunda ré, não tem o condão de ensejar a extinção do processo em que remanesce parte legitimamente interessada no reconhecimento da nulidade do registro da marca.<br>5. Nada obstante, cumpre ressalvar o direito da autora originária que, por óbvio, não pode ser obrigada a permanecer em juíz de pleitear desistência na instância de primeiro grau, em consonância com o acordo que não produz efeitos em relação ao INPI.<br>6. Recurso especial não provido.<br>(REsp n. 1.817.109/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 25/3/2021.)<br>RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI 9.279/96. POSIÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL (INTERVENÇÃO SUI GENERIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL.<br>1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade.<br>2. O intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial.<br>3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário.<br>4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de interesse na causa.<br>5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte passivo, mas atuando na condição da intervenção sui generis, não deverá o INPI responder pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples.<br>6. Recurso especial provido.<br>(REsp n. 1.264.644/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 9/8/2016.)<br>AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA. IRREGISTRABILIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO PROCEDENTE. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. CONDENAÇÃO DO INPI. SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.<br>1. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória.<br>2. A análise da legitimidade passiva, conquanto não afastada automaticamente pelo referido dispositivo, deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação in status assertionis.<br>3. Na hipótese dos autos, não houve indicação, em petição inicial, de conduta específica do recorrente, mas tão somente sua indicação como requerido em razão da concessão do registro de termo coincidente com título de estabelecimento explorado previamente - fato que não foi oposto oportunamente na via administrativa.<br>4. Inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial.<br>5. Recurso especial provido.<br>(REsp n. 1.378.699/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 10/6/2016.)<br>No presente caso, importante frisar que (i) o INPI resistiu à pretensão do autor, defendendo a ausência de caducidade da marca Zebu; e (ii) o INPI na esfera administrativa também indeferiu o pedido formulado pelo autor.<br>Nesse contexto, como o INPI atuou, aqui, como litisconsorte passivo, entendo que cabe a sua condenação em honorários de sucumbência.<br>Por fim, no que diz respeito à alegação de impossibilidade de aplicação de multa diária à Fazenda Pública, por eventual descumprimento de decisão judicial, igualmente não assiste razão ao INPI. Com efeito, há muito a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de ser possível a imposição de multa a entes públicos em caso de descumprimento de obrigações de fazer. Nesse sentido:<br>ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA E DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.<br>1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível a aplicação de multa cominatória, para o cumprimento de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública.<br>2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de afastar a aplicação da multa pela alegação de impossibilidade material de cumprimento da obrigação, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.<br>3. Na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a disposição contida no Verbete 7/STJ. Contudo, admite-se, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação não configurada na hipótese dos autos.<br>4. A jurisprudência deste Sodalício perfilha o entendimento de que não há condenação em honorários advocatícios na ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé, sendo que o referido entendimento é aplicado tanto para o autor quanto para o réu da ação, em obediência ao princípio da simetria.<br>5. Agravo interno parcialmente provido para excluir a majoração da verba sucumbencial em grau recursal.<br>(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.515.071/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)<br>PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÕES DE FAZER E ENTREGAR COISA. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO, INCLUSIVE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.<br>1. É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou entregar coisa.<br>Precedente da 1ª Seção: EREsp 770969/RS (1ª Seção. Min. José Delgado, DJ 21.08.2006).<br>2. Recursos especiais a que se dá provimento.<br>(REsp n. 893.041/RS, relator Ministr o Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5/12/2006, DJ de 14/12/2006, p. 329.)<br>Em face do exposto, nego provimento aos recursos especiais.<br>Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor do recorrido, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, ônus suspensos no caso de beneficiário da justiça gratuita.<br>É como voto.