ACÓRDÃO<br>Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025 a 27/10/2025, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.<br>Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.<br>Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.<br>EMENTA<br>RECURSO ES PECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE PATENTE. INDICAÇÃO DO INPI COMO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA AUTARQUIA FEDERAL QUE SE ALIOU À PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO DO INPI NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.<br>1. Segundo a jurisprudência do STJ, o fato de o INPI ser indicado como réu em demanda que visa à anulação de marca ou patente por ele concedida, não obsta a que migre para o polo ativo, a depender do seu comportamento na esfera administrativa e, especialmente, se não resistir à pretensão da parte autora.<br>2. "Admite-se a chamada "migração interpolar" do INPI (litisconsórcio dinâmico), a exemplo do que ocorre na ação popular e na ação de improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, nos termos dos artigos 6º, § 3º, da Lei 4.717/65 e 17, § 3º, da Lei 8.429/92" (REsp n. 1.817.109/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 25/3/2021).<br>3. No presente caso, importante frisar que (i) o INPI não resistiu à pretensão das empresas autoras, tendo, ao contrário, aliado-se a elas na busca pela nulidade da patente concedida; (ii) na esfera administrativa, os documentos apresentados pelas empresas autoras não foram analisados pela autaquia, por terem sido juntados extemporaneamente; e (iii) na reanálise pelo setor competente, foi verificado pelo INPI que havia impedimento para a manutenção da patente em questão.<br>4. Nesse contexto, embora as empresas autoras tenham inserido o INPI no polo passivo da demanda, houve aqui o fenômeno da migração interpolar (litisconsórcio dinâmico), tendo havido o deslocamento da autarquia da posição inicial de corréu para o polo ativo da demanda, de maneira que não cabe a sua condenação em honorários de sucumbência.<br>5. Recurso especial a que se dá provimento.

RELATÓRIO<br>Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, com base na alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO assim ementado (fls. 992-997):<br>PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PATENTE DE INVENÇÃO. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. CONCESSÃO AOS RÉUS NESTES AUTOS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.<br>1. O INPI é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, por ser o órgão que concedeu o registro da patente impugnada. A circunstância de não ser o titular da patente ou de o art. 175 da Lei n. 9.279/96 dispor que a Autarquia intervirá no feito não permite concluir que deva ela figurar na condição de assistente dos autores (TRF da 3" Região, ApelReex n. 2001.03.99.029851-8, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 19.03.13; REO n. 2002.03.99.022123-0, Rel. Des. Fed. Cecília Mello, j. 23.11.10).<br>2. O perito judicial concluiu que a máquina patenteada pelos autores se distinguiria da norte-americana por possuir uma régua alinhadora transversal comandada por pistão, bem como uma prancha deslizante dotada de réguas direcionadoras nas laterais, para garantia de alinhamento dos frascos dentro do saco, diminuindo a necessidade de intervenções manuais no processo. No entanto, os esclarecimentos do pesquisador em atividade industrial do INPI evidenciam que as diferenças apontadas pelo perito judicial não são suficientes para o preenchimento dos requisitos da patente de invenção, previstos no art. 8º da Lei n. 9.279/96.<br>3. A concessão de patente de modelo de utilidade aos réus não é admissível nestes autos, pois a lide deve ser decidida nos limites em que foi proposta pelo autor.<br>4. Os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (de R$20.000,00 em outubro de 2003), a serem divididos pelos réus, atende aos requisitos do art. 20, § 4", do Código de Processo Civil e aos padrões usualmente aceitos na jurisprudência (STJ, AEDSR Esp n. 1.171.858, Rel. Min. Benedito Gonçalves,j. 23.11.10; AGA n. 1.297.055, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.10.08.10; ADR Esp n. 952.454, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.12.07; TRF da 3a Região, AC n. 0010732-10.2007.4.03.61000, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 27.02.12).<br>5. Apelações não providas.<br>Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls 1018-1025).<br>Em seu recurso especial, o INPI alega ter havido violação ao art. 175 da Lei n. 9.279/1996, ao art. 57 da Lei n. 9279/1996 e ao art. 20, § 4º, do CPC.<br>Sustenta que foi incluído no polo passivo da relação jurídica de forma equivocada, pois requereu seu ingresso nos autos como assistente do autor, tendo, inclusive, se manifestado pela procedência do pedido.<br>Narra que, nada obstante, foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.<br>Diante disso, requer a revisão da condenação, para que seja excluído do capítulo relativo ao pagamento da verba honorária.<br>Contrarrazões juntadas às fls. 1031-1032.<br>É o relatório.<br>EMENTA<br>RECURSO ES PECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE PATENTE. INDICAÇÃO DO INPI COMO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA AUTARQUIA FEDERAL QUE SE ALIOU À PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO DO INPI NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.<br>1. Segundo a jurisprudência do STJ, o fato de o INPI ser indicado como réu em demanda que visa à anulação de marca ou patente por ele concedida, não obsta a que migre para o polo ativo, a depender do seu comportamento na esfera administrativa e, especialmente, se não resistir à pretensão da parte autora.<br>2. "Admite-se a chamada "migração interpolar" do INPI (litisconsórcio dinâmico), a exemplo do que ocorre na ação popular e na ação de improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, nos termos dos artigos 6º, § 3º, da Lei 4.717/65 e 17, § 3º, da Lei 8.429/92" (REsp n. 1.817.109/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 25/3/2021).<br>3. No presente caso, importante frisar que (i) o INPI não resistiu à pretensão das empresas autoras, tendo, ao contrário, aliado-se a elas na busca pela nulidade da patente concedida; (ii) na esfera administrativa, os documentos apresentados pelas empresas autoras não foram analisados pela autaquia, por terem sido juntados extemporaneamente; e (iii) na reanálise pelo setor competente, foi verificado pelo INPI que havia impedimento para a manutenção da patente em questão.<br>4. Nesse contexto, embora as empresas autoras tenham inserido o INPI no polo passivo da demanda, houve aqui o fenômeno da migração interpolar (litisconsórcio dinâmico), tendo havido o deslocamento da autarquia da posição inicial de corréu para o polo ativo da demanda, de maneira que não cabe a sua condenação em honorários de sucumbência.<br>5. Recurso especial a que se dá provimento.<br>VOTO<br>Trata-se, neste caso, de ação movida por ENGRAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. e ENGRAPLAST SÃO PAULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS contra CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA, LUIZ MOUZART VENTURA RODRIGUES e o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, requerendo a declaração de nulidade da patente de invenção n. 9604669-4, depositada em 06/12/1996, intitulada "MÁQUINA PARA EMBALAR FRASCO", bem como a suspensão dos seus efeitos.<br>Na inicial, narram as empresas autoras que foram acionadas judicialmente pelos réus em uma outra demanda, na qual eles alegavam que elas estariam praticando contrafação à sua patente de invenção n. 9604669-4. Na referida ação, informam que foi concedida liminar em favor dos réus, sendo que, em virtude disso, todos os seus equipamentos ditos contrafeitos foram apreendidos e lacrados, gerando a paralisação parcial de suas atividades.<br>Asseveram, contudo, que a decisão contra elas proferida foi equivocada, visto que a patente seria nula de pleno de direito, haja vista que não atenderia ao requisito da novidade e não estaria configurada invenção que justificasse o privilégio, especialmente se feita comparação com patentes americanas relativas ao mesmos equipamentos.<br>Ao ser citado, o INPI requereu seu ingresso feito na qualidade de assistente litisconsorcial das empresas autoras, pugnando pela procedência do pedido formulado.<br>Analisando o caso em primeira instância, a Juíza Federal Lin Pen Jeng indeferiu o pedido de assistência litisconsorcial formulado pelo INPI, com base nos seguintes fundamentos (fl. 708):<br>Inicialmente, afasto o pedido de assistência litisconsorcial do INPI.<br>De fato, a atividade desempenhada pelo INPI é exclusiva e vinculada, competindo a este órgão a constituição de registro relativo à propriedade imaterial, que o realiza mediante procedimento administrativo.<br>Assim, o direito à patente questionada originou-se do registro deferido pela autarquia, a qual deverá arcar com os efeitos da decisão judicial.<br>Ressalte-se, ainda, que a autoridade administrativa responsável, tem poderes para rever e anular seus próprios atos, independentemente do pronunciamento deste Juízo, faltando-lhe o necessário interesse de agir para ocupar o pólo ativo da presente demanda.<br>Em sentença, a magistrada, sem discutir novamente a posição do INPI na demanda, mas reconhecendo que assistia razão ao seu assistente técnico, julgou procedente o pedido formulado "para declarar nula patente de invenção nº Pl 9604669-4, intitulada "Máquina para embalar frasco", condenando "a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa".<br>Irresignados, todos os réus interpuseram apelação, sendo que, no caso do INPI, o recurso visava apenas à revisão da sentença, na parte relativa à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.<br>Ao examinar o caso em segunda instância, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos (fls. 982-983).<br>Para o que ora importa aqui, no que tange ao recurso do INPI, o acórdão consignou que (fl. 994):<br>O INPI é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, por ser o órgão que concedeu o registro da patente impugnada. A circunstância de não ser o titular da patente ou de o art. 175 da Lei n. 9.279/96 dispor que a Autarquia intervirá no feito não permite concluir que deva figurar na condição de assistente dos autores.<br>Opostos embargos de declaração por Carlos Roberto de Almeida e Luiz Mouzar Ventura Rodrigues, foram estes rejeitados (fls. 1018-1025).<br>Irresignado, o INPI interpôs, então, recurso especial, com o objetivo de afastar a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, sob o argumento de que (i) não seria sujeito de direito real controvertido nos autos, mas apenas assistente litisconsorcial (art. 57 da Lei n. 9279/1996); (ii) as autoras não teriam utilizado os instrumentos de impugnação previstos na LPI, seja por meio de oposição ou processo administrativo de nulidade, fazendo-se ausentes na órbita administrativa; e (iii) não ofereceu resistência à pretensão formulada pelas empresas autoraa, manifestando-se, desde logo, pela procedência do pedido.<br>Da análise dos autos, entendo que merece prosperar o recurso interposto pelo INPI.<br>Quanto à alegada violação ao art. 175 da Lei n. 9.279/1996, penso que está, de fato, configurada. Referido dispositivo assim prevê:<br>Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.<br>Da leitura do artigo acima, verifica-se que é obrigatória a participação do INPI em ações anulatórias de patente, por ser a autoridade competente para o registro que se pretende anular.<br>Vale anotar, todavia, que não há consenso doutrinário e jurisprudencial acerca da forma como se dará a intervenção do INPI em cada caso: i) se intervirá na qualidade de litisconsorte passivo necessário; ii) se será assistente simples ou litisconsorcial do réu; iii) ou, ainda, se será amicus curiae ou assistente especial.<br>De toda forma, analisando a questão relativa à condenação do INPI nos ônus da sucumbência nesses casos, este Tribunal, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que o fato de a autarquia ser indicada como ré em demanda que visa à anulação de marca ou patente por ela concedida não obsta a que migre para o polo ativo, a depender do seu comportamento na esfera administrativa e, especialmente, se não resistir à pretensão da parte autora. Confiram-se:<br>RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRANSAÇÃO ENTRE AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS LITIGANTES. DISCORDÂNCIA DO INPI, QUE INTEGRAVA O POLO PASSIVO DA LIDE. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.<br>1. Consoante cediço nesta Corte, a atuação processual do INPI, na ação de nulidade de registro de marca, quando não figurar como autor ou corréu, terá a natureza de intervenção sui generis (ou atípica), por se dar de forma obrigatória, tendo em vista o interesse público preponderante de defesa da livre iniciativa, da livre concorrência e do consumidor, direitos constitucionais, essencialmente transindividuais, o que não apenas reclama o temperamento das regras processuais próprias das demandas individuais, como também autoriza a utilização de soluções profícuas previstas no microssistema de tutela coletiva. Precedentes.<br>2. Nessa perspectiva, admite-se a chamada "migração interpolar" do INPI (litisconsórcio dinâmico), a exemplo do que ocorre na ação popular e na ação de improbidade, nas quais a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, pode abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, nos termos dos artigos 6º, § 3º, da Lei 4.717/65 e 17, § 3º, da Lei 8.429/92.<br>3. Na espécie, a autarquia, após citada para integrar a relação processual, apresentou contestação, suscitando a sua ilegitimidade passiva ad causam, requerendo intervenção no feito na qualidade de assistente especial e aderindo à tese defendida pela autora. Posteriormente, insurgiu-se contra a transação extrajudicial celebrada entre as sociedades empresárias (autora e segunda ré), opondo-se à extinção da ação de nulidade de registro, ao argumento da existência de dano ao interesse público.<br>4. Nesse quadro, configurou-se o deslocamento do INPI da posição inicial de corréu para o polo ativo da demanda - o que pode ser traduzido como um litisconsórcio ativo ulterior -, ressoando inequívoco que a transação extrajudicial, celebrada entre a autora originária e a segunda ré, não tem o condão de ensejar a extinção do processo em que remanesce parte legitimamente interessada no reconhecimento da nulidade do registro da marca.<br>5. Nada obstante, cumpre ressalvar o direito da autora originária que, por óbvio, não pode ser obrigada a permanecer em juíz de pleitear desistência na instância de primeiro grau, em consonância com o acordo que não produz efeitos em relação ao INPI.<br>6. Recurso especial não provido.<br>(REsp n. 1.817.109/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 25/3/2021.)<br>RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI 9.279/96. POSIÇÃO PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL (INTERVENÇÃO SUI GENERIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL.<br>1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade.<br>2. O intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, fiscalização e regulação da propriedade industrial.<br>3. No momento em que é chamado a intervir no feito em razão de vício inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário.<br>4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de interesse na causa.<br>5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte passivo, mas atuando na condição da intervenção sui generis, não deverá o INPI responder pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o assistente simples.<br>6. Recurso especial provido.<br>(REsp n. 1.264.644/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 9/8/2016.)<br>AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA. IRREGISTRABILIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO PROCEDENTE. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. CONDENAÇÃO DO INPI. SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.<br>1. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória.<br>2. A análise da legitimidade passiva, conquanto não afastada automaticamente pelo referido dispositivo, deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação in status assertionis.<br>3. Na hipótese dos autos, não houve indicação, em petição inicial, de conduta específica do recorrente, mas tão somente sua indicação como requerido em razão da concessão do registro de termo coincidente com título de estabelecimento explorado previamente - fato que não foi oposto oportunamente na via administrativa.<br>4. Inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial.<br>5. Recurso especial provido.<br>(REsp n. 1.378.699/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 10/6/2016.)<br>No presente caso, importante frisar que (i) o INPI não resistiu à pretensão das empresas autoras, tendo, ao contrário, aliado-se a elas na busca pela nulidade da patente concedida; (ii) na esfera administrativa, os documentos apresentados pelas empresas autoras não foram analisados, por terem sido juntados extemporaneamente (cf. sentença à fl. 894); e (iii) na reanálise pelo setor competente, foi verificado pelo INPI que havia impedimento para a manutenção da patente em questão (cf. sentença à fl. 894).<br>Nesse contexto, penso que, embora as empresas autoras tenham inserido o INPI no polo passivo da demanda, houve aqui o que o Ministro Salomão denominou de fenômeno da migração interpolar (litisconsórcio dinâmico), tendo havido o deslocamento do INPI da posição inicial de corréu para o polo ativo da demanda, de maneira que não cabe a sua condenação em honorários de sucumbência.<br>Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a condenação do INPI nos ônus de sucumbência.<br>É como voto.