DECISÃO<br>Trata-se de agravo (art. 1.042 NCPC), interposto por ARELA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA e outro, contra decisão que não admitiu recurso especial. O apelo nobre desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:<br>Cumprimento de sentença - Impugnação rejeitada Insurgência Ordem judicial de abstenção da fabricação e comercialização do produto "HIDRALI" com utilização de "trade dress" similar ao da agravada expedida nos autos principais Alegação da agravante (executada) de cumprimento da ordem judicial Exame dos elementos documentais disponibilizados - Alterações promovidas nas embalagens questionadas insuficientes para atender ao comando judicial - Decisão mantida - Recurso desprovido.<br>Opostos os embargos de declaração, restaram rejeitados (fls. 82/86, e-STJ)<br>Em suas razões de recurso especial (fls. 89/99, e-STJ), o recorrente aponta ofensa aos artigos 129, caput, e 130 da Lei de Propriedade Industrial.<br>Sustenta, em síntese, que a decisão proferida pelo Tribunal de origem "ao decidir os elementos que supostamente violariam o trade dress da Recorrida e que não poderiam ser reproduzidos pela Recorrente, a Corte local acabou por proibindo a Recorrente a fazer uso do seu registro de marca.".,<br>Defende que "se a "diferença sutil" introduzida não trouxe "uma alteração significativa na apresentação visual da embalagem do produto, mantida a semelhança indicada no aresto", isso se deve porque (i) a utilização das cores azul e vermelha não são de exclusividade da Recorrida; e (ii) as cores compõem o registro de marca da Recorrente, o qual ela não pode ser proibida de utilizar pelo Tribunal a quo." (fls. 96, e-STJ).<br>Contrarrazões apresentadas.<br>Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial, o que justificou a interposição do presente reclamo.<br>Contraminuta apresenta pela parte adversa.<br>É o relatório.<br>Decido.<br>O inconformismo não merece prosperar.<br>1. O recurso não poderia ser acolhido sem reexame de prova. A agravante sustenta que, após as alterações determinadas pelo juízo de primeira instância, não há mais se falar em violação ao trade dress. A respeito dessas premissa fáticas, porém, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (e-STJ fl. 71/72):<br>Em análise às imagens da embalagem do produto "Hidrali" verifica-se, tal como o salientado na decisão recorrida, que não há significante alteração no "trade dress" discutido.<br>No julgamento do Agravo de Instrumento 2207463-09.2022.8.26.0000, restou salientado, no voto proferido pela Desembargadora Jane Franco Martins (Relatora Designada), que "em uma análise "prima facie" entre o produto "HYDRALYTE" comercializado pela agravante e "HIDRALI" vendido pela agravada, verifica-se uma semelhança na construção das embalagens, ambas acondicionadas em garrafas retas com gargalo redondos; a utilização de um fundo branco com destaques em tonalidade verde, laranja e roxo e, também, com os mesmos sabores; a correspondência entre os destaques realizados em tom de azul e vermelho; a mesma disposição das informações sobre a composição dos produtos; e a utilização de listas com tons de verde, amarelo e roxo em degrade na parte inferior das embalagens " (fls. 07/31 dos autos de origem).<br>A nova embalagem mantém as características realçadas no voto condutor do veredicto pronunciado no acórdão proferido em sede de agravo, a partir do qual foi deferida a tutela de urgência postulada pela agravada, mantida garrafa reta com gargalo redondo, fundo branco com destaques em verde, laranja e roxo e detalhes em tons de azul e vermelho, empregada a mesma disposição da embalagem antes questionada, com diferenças sutis.<br>A imagem reproduzida a fls. 5 indica não ter sido introduzida uma alteração significativa na apresentação visual da embalagem do produto, mantida a semelhança indicada no aresto, tida como capaz de gerar confusão ao público consumidor.<br>A imagem reproduzida a fls. 56, por sua vez, reforça que a discutida alteração implementada nas embalagens dos produtos colocados em mercado pela recorrente não são o suficiente para configurar o cumprimento à ordem judicial de abstenção expedida, ressaltada, simultaneamente, a nítida diferença frente às outras embalagens utilizadas no mesmo ramo do mercado.<br>Por fim, as estatísticas de vendas dos produtos não têm o condão de impor uma modificação no comando judicial enfocado, que permanece o mesmo, sem variação alguma, e há de ser respeitado<br>Vê-se, portanto, que a análise feita pelo Tribunal de origem a respeito das provas dos autos, leva a conclusões opostas às premissas do recurso especial. O uso indevido do conjunto-imagem (trade dress) ficou caracterizado.<br>Não há como afastar essas conclusões em recurso especial, consoante dispõe a Súmula 7 do STJ. Nesse sentido:<br>DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. TRADE DRESS. RECURSO DESPROVIDO.<br>I. Caso em exame<br>1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial em ação de obrigação de fazer com reparação de danos materiais e morais em que se alega prática de trade dress por ex-funcionário da parte agravada.<br>2. O Tribunal de origem confirmou a sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido com base em laudo pericial que constatou semelhanças entre os estabelecimentos das partes, caracterizando concorrência desleal.<br>II. Questão em discussão<br>3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prática de trade dress, sem previsão específica na Lei n. 9.279/1996, pode ser combatida com base em normas constitucionais e infraconstitucionais que protegem a concorrência e os direitos intelectuais; e (ii) saber se as Súmulas n. 126, 7 e 83 do STJ aplicam-se ao caso, considerando a fundamentação constitucional e infraconstitucional do acórdão recorrido e a prescindibilidade de comprovação de prejuízo para a caracterização do trade dress.<br>III. Razões de decidir<br>4. O recurso especial foi considerado inadmissível por estar fundamentado em matéria constitucional e infraconstitucional, sem ter havido a interposição de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula n. 126 do STJ.<br>5. A caracterização do trade dress foi confirmada com base em elementos fático-probatórios, o que impede a revisão em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.<br>6. A jurisprudência do STJ reconhece a prescindibilidade de comprovação de prejuízo para a indenização em casos de trade dress, sendo caso, portanto, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.<br>IV. Dispositivo e tese<br>7. Agravo interno desprovido.<br>Tese de julgamento: "1. A prática de trade dress pode ser combatida com base em normas constitucionais e infraconstitucionais que protegem a concorrência e os direitos intelectuais. 2. A prescindibilidade de comprovação de prejuízo para a indenização em casos de trade dress está em consonância com a jurisprudência do STJ".<br>Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV, 5º, XXIX, e 170, IV; CDC, arts. 4º, VI, 6º, IV, e 37, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.484.521/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024;<br>STJ, AgInt no AREsp n. 1.402.561/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024; STJ, REsp n. 1.677.787/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2017. (AgInt no REsp 1678954/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2025, Dje 21/03/2025)<br>PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRADE DRESS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ABORDA A CONDUTA DO AUTOR DA VIOLAÇÃO COMO CARACTERIZADORA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. TUTELA CONFERIDA PELA SUPOSTA USURPAÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM E NÃO PELA AFRONTA A DIREITO DE MARCA. ALTERAÇÃO DE TAL PERSPECTIVA DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 211 DO STJ. SIMILARIDADE NOTÓRIA A INDUZIR O RISCO DE CONFUSÃO. PROVA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO NÃO REALIZADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. AFRONTA À<br>SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS NÃO CONHECIDO E CONHECIDO E PROVIDO O DA RÉ PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.<br>1. O acórdão recorrido não abordou a questão da reprodução não autorizada no todo ou em parte de marca registrada, de modo que o espectro de sua análise fática restringiu-se ao entendimento sobre a ocorrência ou não da conduta caracterizadora de concorrência desleal que é subsidiariamente protegida no art. 209 da LPI.<br>2. A pretensão das autoras de forjar entendimento sobre abordagem pelo Tribunal estadual das matérias colocadas também pelo prisma da violação de registro de marca, atrai o óbice da Súmula n.º 211 do STJ, já que em nenhum momento as provas sobre registro de marca e sobre aplicação do art. 189, I, da LPI foram ventiladas.<br>3. Para a caracterização da similaridade notória, qual seja, aquela apta a firmar convencimento sobre a geração do risco de confusão pelo uso de conjunto-imagem do produto de outrem, a prova pericial é imprescindível. Precedentes.<br>4. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1834830/RN, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2023, DJe 09/03/2023)<br>RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INIBITÓRIA - PROTEÇÃO DA MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL - PRELIMINARES - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS - CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MARCA - NÃO OCORRÊNCIA - MARCAS GRÁFICA E FONETICAMENTE DISTINTAS INSERIDAS NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO - VERIFICAÇÃO - TRADE DRESS - PROTEÇÃO DESTINADA A EVITAR A CONCORRÊNCIA DESLEAL - APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS - DISTINÇÃO - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO REUNIDO NOS AUTOS - REEXAME - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.<br>I - Na hipótese dos autos, ainda que se considerasse possível, nessa via especial, proceder ao cotejo entre as marcas "vanish" e "vantage", cujos respectivos produtos encontram-se inseridos no mesmo seguimento de alvejantes, tal inferência redundaria exatamente na mesma conclusão a que chegou as Instâncias ordinárias.<br>Efetivamente, seja no que diz respeito à grafia, seja no que se refere à fonética dos vocábulos em confronto, não se constata qualquer similaridade, apta a induzir a erro o consumidor;<br>II - No ponto, as ora recorrentes, apegam-se ao fato de que os vocábulos em cotejo possuem as três primeiras letras iguais, o que, em sua compreensão, gráfica e foneticamente em muito os aproximaria.<br>Esta tênue identidade, entretanto, não tem a abrangência perseguida pelas recorrentes. Primeiro, é certo que a propriedade da marca "vanish", não confere ao seu titular o domínio de qualquer outra palavra que, igualmente, inicie-se com as três letras "van", notadamente se forem nitidamente distintas, como é o caso dos autos.<br>Além disso, os vocábulos em cotejo, ambos de origem inglesa, possuem significados incontroversamente diversos ("vantage" = benefício, ganho, vantagem; "vanish" = sumir, desaparecer), com a grafia (remanescente), bem distinta, não se podendo, por conseguinte, antever, por parte das recorridas, a intenção de relacionar os produtos entre si. Aliás, decompondo-se em sílabas os vocábulos, percebe-se que as três primeiras letras, no vocábulo "vantage", integram a primeira sílaba, enquanto na palavra "vanish", diversamente, a primeira sílaba é composta apenas pelas duas primeiras letras "va". Tal constatação, é certo, tem relevância na própria fonética dos vocábulos, cuja distinção, da mesma forma, revela-se bem evidenciada na compreensão deste Relator, quando se pronuncia: "VÉNICHI" e "VÂNTAGE".<br>III - as Instâncias ordinárias deixaram assente, sempre com esteio nos elementos de prova reunidos nos autos, que o conjunto de elementos que identificam o produto da marca "vantage", distinguem-se daquele que individualiza o produto da marca "vanish", não conduzindo, por conseguinte, o consumidor a erro. Reconheceu-se, como visto, a diversidade de cores das respectivas embalagens, em acolhimento, portanto, a tese sustentada pelas recorridas, no sentido de que, na linha "vantage", predomina o roxo em tom escuro e, na linha vanish, predomina a cor rosa em tom claro. Assentou-se, também, a irrelevância, para o efeito de colidência das marcas confrontadas, a forma como o logotipo encontra-se disposto na embalagem que, é certo, não é isoladamente passível de registro.<br>Nesse contexto, a incidência do retrocitado óbice sumular (Enunciado n. 7 da Súmula do STJ), é, na compreensão deste Ministro, incontornável; IV - Recurso especial improvido. (REsp 1284971/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 04/02/2013)<br>3. Do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.<br>Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, haja vista que, na origem, foi interposto agravo de instrumento.<br>Publique-se. Intimem-se.<br>EMENTA