DECISÃO<br>Trata-se de recurso especial fundamentado no art. 105, III, "c", da CF, interposto contra acórdão assim ementado (fl. 30):<br>Ação inibitória e indenizatória fundada em patente de invenção - Prejudicialidade externa afastada, indeferido pedido de suspensão do processo - Decisão mantida - Pendência de ação anulatória do registro da patente - Defesa do direito de propriedade industrial não pode ser obstada até reconhecimento de eventual nulidade do registro promovido pelo INPI - Falta de enquadramento no art. 313, V, "a" do CPC/2015 - Jurisprudência das Câmaras Reservadas deste Tribunal - Recurso desprovido.<br>Em suas razões (fls. 35-53), a parte recorrente aponta dissídio jurisprudencial por violação do art. 313, V, "a" , do CPC, defendendo, em síntese, a necessidade de suspensão da presente ação inibitória e indenizatória, em razão da existência de prejudicialidade externa, diante da pendência de julgamento da ação de nulidade da patente de modelo de utilidade em trâmite na Justiça Federal.<br>Contrarrazões apresentadas (fls. 91-96).<br>O recurso foi admitido na origem.<br>É o relatório.<br>Decido.<br>Na origem, trata-se de ação inibitória e indenizatória ajuizada por Ricardo Augusto de Lorenzo contra Unifila Brasil Indústria Metalúrgica Ltda. ("Unifila"), na qual o autor acusa a ré de contrafazer objeto protegido por patente de modelo de utilidade de sua titularidade. Na referida ação, Ricardo pleiteia que Unifila seja condenada a se abster de fabricar, comercializar ou exibir os produtos protegidos pela patente, bem como a indenizá-lo pelos supostos danos decorrentes da exploração indevida.<br>A ora recorrente, por sua vez, argumenta que, anteriormente à distribuição da ação inibitória, ajuizou perante a Justiça Federal uma ação de nulidade de patente, na qual busca a declaração de nulidade da patente de Ricardo, sob a alegação de que ela não preenche os requisitos legais para sua concessão. Em razão disso, Unifila requereu, no curso da ação inibitória, a suspensão do processo por prejudicialidade externa, com fundamento no artigo 313, V, alínea "a", do CPC, sob o argumento de que a eventual declaração de nulidade da patente teria efeitos retroativos (ex tunc), anulando os fundamentos da ação principal.<br>O Juízo de primeiro grau, no entanto, indeferiu o pedido de suspensão do processo, entendendo que a pendência da ação de nulidade de patente não configurava questão prejudicial apta a justificar o sobrestamento da ação inibitória e indenizatória.<br>Contra essa decisão, a Unifila interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), reiterando o pedido de suspensão do processo.<br>O TJSP negou provimento ao agravo, sob o fundamento de que "a suspensão do processo em razão do ajuizamento de ação anulatória do registro de patente não prevalece, na medida em que a defesa do direito de propriedade industrial não pode ser obstada até que sobrevenha eventual reconhecimento da nulidade do registro promovido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), retirando ou diminuindo sensivelmente sua eficácia, cabendo ressalvar que a ação referida foi julgada improcedente em primeiro grau por sentença proferida em 17 de setembro de 2024, o que reforça, ainda mais, a prevalência do registro até que eventualmente venha a ser reformado o julgado" (fls. 31-32).<br>O Tribunal paulista destacou ainda que a simples existência de ação anulatória de patente não configura, por si só, prejudicialidade externa, conforme entendimento consolidado pelas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial daquela Corte (fl. 32).<br>A decisão recorrida, entretanto, está em confronto com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual há prejudicialidade externa quando a controvérsia envolve a possibilidade de reconhecimento da nulidade da patente que constitui o objeto central da demanda, em ação autônoma ajuizada em juízo diverso. A propósito:<br>RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO AO MODELO DE UTILIDADE REGISTRADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.<br>1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem analisou todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia.<br>2. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal desta ação.<br>Precedente.<br>3. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais.<br>4. Recurso parcialmente provido<br>(REsp n. 1.940.037/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023.)<br>AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.<br>1. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo diverso ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal desta ação.<br>2. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais.<br>Precedentes.<br>3. Agravo interno desprovido.<br>(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.583.438/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.)<br>Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a prejudicialidade externa e determinar a suspensão da presente ação até o julgamento definitivo da ação de nulidade de patente em trâmite na Justiça Federal.<br>Publique-se e intimem-se.<br>EMENTA