DECISÃO<br>Trata-se de Recurso Especial interposto por CENTRO DE DIAGNOSTICO COSTA E CAVALCANTE EIRELI, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO , assim ementado (e-STJ fls. 258-260):<br>CIVIL. REGISTRO DE MARCA. ART. 129, § 1º, DA LEI 9.279/1996. DIREITO DE PREFERÊNCIA. COMPROVAÇÃO.<br>1. Apelação do CENTRO DE DIAGNOSTICO COSTA E CAVALCANTE EIRELI e remessa sentença que julgou procedente o pedido, atinente à nulidadeoficial tida por interposta contra de registro do processo 913778206. Concedida a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de suspender os efeitos do registro 913778206, permitindo-se o uso da marca "ADOLFO LUTZ" pela autora, S. C BRANDÃO BEZERRA - DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS, sem qualquer embaraço, sob pena de cominação de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento. Condenação do réu, CENTRO DE DIAGNÓSTICO COSTA E CAVALCANTE EIRELI, no pagamento de honorários advocatícios, fixados no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do §8º do art. 85 do CPC/2015.<br>2. A parte ré, em seu recurso, defende, em síntese, que: a) realizou depósito do pedido de registro da marca ADOLFO LUTZ em 23/11/2017 perante o INPI, obtendo a devida concessão da marca em 02/04/2019; b) ocorreu o devido trâmite do processo administrativo 913778206, sem nenhuma oposição, nenhum pedido de nulidade administrativo e nenhuma contestação ao registro, somente no presente processo judicial, que surgiu após 03 (três) anos do depósito da marca; c) o INPI, antes de deferir o pedido de registro em apreço, realizou exigência de mérito, uma vez que a marca ADOLFO LUTZ se trata de um nome e sobrenome, devendo para tanto o titular provar a autorização de uso, sendo devidamente comprovado na época, nos termos da legislação vigente; d) constam 166 páginas de petições, provas, manifestações e contestação que não foram consideradas na sentença; e) a apelada depositou o pedido de registro da marca "LABORATÓRIO ADOLFO LUTZ MEDICINA DIAGNÓSTICA", em 26/03/2018, o qual foi indeferido em decorrência do registro da apelante (a apelada estava ciente da existência da marca registrada da apelante e, novamente, nada fez a respeito, em tempo oportuno). Defende que: houve tramitação legal do processo administrativo perante o INPI; resta ausente interesse na marca pela apelada (cuida-se de conhecido e respeitado laboratório no Ceará, utilizando a marca há mais de catorze anos, marca esta depositada no INPI há mais de três anos e devidamente concedida); a proteção da expressão "ADOLFO LUTZ", como título de estabelecimento comercial da apelante é, antes de tudo, constitucional, portanto está assegurada perante todo o território nacional, consoante dispõe o artigo 5º, XXIX, da CF/1988. Pontua que o direito empresarial-marcário brasileiro, no art. 129 da Lei 9.279/1996, fez opção clara pelo sistema atributivo de anterioridade, visto que a aquisição da propriedade de uma marca dá-se pelo registro (princípio da anterioridade). Ressalta para a impossibilidade de aplicação do art. 129, §1º (suposto direito de precedência), aduzindo que utiliza a marca desde sua constituição em 04/08/2006 e, desde então, usa legalmente a expressão "adolfo lutz", como título de estabelecimento (CNPJ). Em adição, destaca que realizou diversos investimentos da marca, possuindo diversos laboratórios pelo Estado do Ceará, e sempre atuou de forma legalizada, tanto que buscou o registro da marca perante a Autarquia competente no ano de 2017.<br>3. O cerne da presente demanda devolvido à apreciação cinge-se à suspensão dos efeitos do registro 913778206 atinente ao uso da marca "ADOLFO LUTZ", ante o direito de precedência em favor da parte autora.<br>Segundo a parte recorrente, o acórdão recorrido violou o artigo 129 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial  LPI) na medida em que, no caso em tela, ambas as partes fazem jus ao direito de precedência inscrito no § 1º do artigo em comento, de modo que, quando se verifica colisão de precedências, a disputa marcária deve ser resolvida de acordo com o critério atributivo de anterioridade do caput do artigo 129 da LPI, procedimento não adotado pelo Colegiado local.<br>Intimada nos termos do art. 1.030,do Código de Processo Civil, a parte recorrida não se manifestou.<br>É o relatório.<br>DECIDO.<br>O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal).<br>Ao contrário do que sustenta a recorrente, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que nossa Lei de Propriedade Industrial, no seu artigo 129, adotou o sistema atributivo mitigado de propriedade de marcas, estabelecendo a necessidade do registro como regra, porém atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé.<br>Nesse sentido:<br>RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL (PRECEDENTE) E MARCA.<br>1. A definição da qualidade da intervenção do INPI na ação de nulidade de registro de marca perpassa pela análise da causa de pedir, sempre levando em conta que a pretensão em comento encarta, principalmente, o interesse público, impessoal, de fiscalização e regulação da propriedade industrial, com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, assegurando-se a livre iniciativa, a observância da função social da propriedade e a proteção do mercado consumidor. Precedente: REsp 1.264.644/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 09.08.2016. Hipótese em que a atuação processual autárquica deu-se a título de intervenção sui generis, de assistente especial (ou até como amicus curiae), inclusive por se dar de forma obrigatória e tendo a presunção absoluta de interesse na causa. Não caracterizado o litisconsórcio passivo necessário apontado pelo Tribunal de origem.<br>2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129.<br>3. Consoante assente em precedentes da Terceira Turma, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor (REsp 1.673.450/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.09.2017, DJe 26.09.2017; e REsp 1.464.975/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016).<br>4. A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor.<br>5. Não obstante, as formas de proteção a tais institutos não se confundem. Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país (artigo 1.166 do Código Civil).<br>6. Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96).<br>7. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.<br>8. Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade supracitado (artigo 1.166 do Código Civil), além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor).<br>9. No presente caso, como é incontroverso nos autos: (a) ambas as partes atuam no mesmo segmento de mercado - prestação de serviços de construção e engenharia -, malgrado tenham sede em regiões diferentes do Brasil (a autora em Brasília - DF e a ré em São Paulo - SP); (b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ LTDA.)<br>tenha se dado em 1961, bem antes da constituição da ré (YPÊ ENGENHARIA LTDA.), foi esta quem diligenciou no sentido de registrar o signo em questão ("YPÊ"), tendo efetuado o depósito em 11.08.1994;<br>(c) somente nove anos depois (em 16.04.2003), a autora fez o depósito do pedido de registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a demandante não realizou o registro complementar de seus atos constitutivos nas Juntas Comerciais de todos os Estados da Federação.<br>10. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela autora, constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos princípios da territorialidade e da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência do nome da sociedade empresária (cujos atos constitutivos foram inscritos apenas em Brasília - DF) com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em todo território nacional, não se extraindo da causa de pedir inserta na inicial (nem da sentença de procedência ou das contrarrazões da apelação) elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida.<br>11. Recurso especial não provido.<br>(REsp n. 1.494.306/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 18/12/2019.)<br>DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. DIREITO DE EXCLUSIVA. LIMITAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DUPLO REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. PRINCÍPIO "FIRST COME, FIRST SERVED". INCIDÊNCIA.<br>1. Demanda em que se pretende, mediante oposição de direito de exclusiva, afastar a utilização de termos constantes de marca registrada do recorrente.<br>2. O direito de precedência, assegurado no art. 129, § 1º, da Lei n. 9.729/96, confere ao utente de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a registro por terceiro, situação que não se amolda a dos autos.<br>3. O direito de exclusiva, conferido ao titular de marca registrada sofre limitações, impondo-se a harmonização do princípio da anterioridade, da especialidade e da territorialidade.<br>4. "No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio "First Come, First Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro". Precedentes.<br>5. Apesar da legitimidade do registro do nome do domínio poder ser contestada ante a utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente registrados, na hipótese ambos os litigantes possuem registros vigentes, aplicando-se integralmente o princípio "First Come, First Served".<br>6. Recurso especial desprovido.<br>(REsp n. 1.238.041/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/4/2015, DJe de 17/4/2015.)<br>RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.<br>1- Ação distribuída em 8/8/2011. Recurso especial interposto em 17/7/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.<br>2- Controvérsia que se cinge em definir se o registro da marca PADRÃO GRAFIA deve ou não ser anulado em virtude do direito de precedência alegado pela recorrida.<br>3- A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.<br>4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.<br>5- Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca de dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, a irresignação não pode ser conhecida.<br>6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996).<br>7- A Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro.<br>8- Hipótese em que os juízos de origem - soberanos no exame do acervo probatório - concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada. 9- RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.<br>(REsp n. 1.464.975/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 14/12/2016.)<br>Como se colhe dos precedentes acima indicados, esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que é juridicamente admissível o reconhecimento do direito de precedência ao registro marcário até mesmo por via judicial, através de ação anulatória, ainda que não se tenha manifestado impugnação administrativa, em razão do longo uso, de boa-fé, do signo objeto de disputa. Portanto, se o direito de precedência se sobrepõe ao registro, não assiste razão à recorrente quanto à tese recursal de que, quando ambas as partes comprovam pré-uso do sinal marcário requerido, deve-se atender ao critério de anterioridade do registro previsto no caput do artigo 129 da LPI, em detrimento do critério de precedência previsto no § 1º do mesmo dispositivo.<br>No caso em análise, a Corte local estabeleceu a precedência do uso de boa-fé pela recorrida da marca em questão desde de 03.03.2005, com o registro do nome empresarial fantasia "Laboratório Adolfo Lutz", ao passo que a recorrente registrou o mesmo nome fantasia apenas em 04.08.2006 (e-STJ fls. 269):<br>Resumidamente, depreende-se dos autos:<br>a) Em relação à autora S. C BRANDÃO BEZERRA - DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS:<br>a.1) depositou o pedido de registro da marca em 26/03/2018 , o qual foi indeferido em decorrência do registro da apelante; a.2) constam dos autos ofício da empresa autora direcionado à secretaria estadual de saúde, com utilização de marca e logotipo semelhantes ao requerido pela empresa ré, expedido em 03/01/2005 , com firma reconhecida em cartório no dia 04/01/2005; contrato de prestação de serviços de 02/04/2005 com a utilização da marca Adolfo Lutz; e print da tela do Facebook de 24/04/2014 , em que figura marca e logotipo semelhantes ao requerido pela empresa ré"; a.3) apresentou CNPJ com data de abertura em 08/02/1984, com nome empresarial "LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS ADOLFO LUTZ LTDA", e outro CNPJ com data de abertura em 03/03/2005, com nome de fantasia "LABORATORIO ADOLFO LUTZ", sendo ambos os estabelecimentos apontados pela autora como pertencentes ao grupo econômico familiar.<br>b) Quanto à ré CENTRO DE DIAGNÓSTICO COSTA E CAVALCANTE EIRELI: b.i) realizou depósito do pedido de registro da marca em 23/11/2017 perante o INPI, obtendo a devida concessão da marca em 02/04/2019 ; b.2) a empresa ré foi registrada em 04/08/2006 , com nome de fantasia "LABORATÓRIO ADOLFO LUTZ".<br> Grifos acrescidos <br>Diante desse panorama fático estabelecido nas instâncias de origem, soberanas na análise dos fatos e das provas, e do entendimento desta Corte quanto à tutela do direito de preferência do uso de boa-fé da marca em questão, impõe-se a manutenção do aresto impugnado.<br>Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.<br>Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.<br>Publique-se.<br>Intimem-se.<br>EMENTA