ACÓRDÃO<br>Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025 a 01/12/2025, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.<br>Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.<br>Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.<br>EMENTA<br>RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. VIOLAÇÃO. PROCES SO LICITATÓRIO. EDITAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO PROJETO POR MEIO DE TÉCNICA QUE NÃO RESULTA NA VIOLAÇÃO DE PATENTES. OMISSÃO.<br>1. Há omissão no acórdão que deixa de se manifestar sobre aspectos relevantes da demanda, apontados em embargos de declaração, que podem ser suficientes para infirmar as conclusões adotadas.<br>2. Necessidade de esclarecer se o projeto poderia, ou não, ser executado por meio de outras técnicas que não acarretassem violação das patentes da recorrente.<br>3. Recurso especial conhecido e provido.

RELATÓRIO<br>Trata-se de recurso especial interposto por PAQUES BRASIL SISTEMAS PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES LTDA, fundamentado no artigo 105, inciso III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado:<br>"Obrigação de não fazer, cumulada com indenização. Autora titular das patentes industriais PI0203537-5 e PI9712753-1, que caíram em domínio público em 2022 e 2017, respectivamente. Apesar de incontroversa a violação às patentes da autora, não se pode atribuir qualquer responsabilidade à ré, que venceu o processo licitatório, cujo edital foi publicado em 2016, e limitou- se a executar o projeto constante do edital, fornecido pela Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (CODEN). Princípio da vinculação ao edital. Ré foi mera prestadora de serviço construtivo. Sentença que levou em consideração as peculiaridades fáticas, ressaltando que a autora, ora apelante, também participou da licitação em que a ré foi a vencedora e não apresentou qualquer impugnação ao projeto. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido." (e-STJ fl. 2.036)<br>Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 2.058).<br>No recurso especia l, alega-se violação dos arts. 489, § 1º, inciso IV, 1.013, § 3º, IV; e 1.022, II, todos do CPC, pois o acórdão recorrido seria nulo por ausência de fundamentação, uma vez que estaria silente quanto ao fato de a execução do projeto do edital licitatório depender de decisões técnicas da executante/recorrida e poder ser realizado de diversas formas, inclusive sem violar as patentes da recorrente. Ademais, teria sido desconsiderada a jurisprudência no sentido de que o dever de indenizar decorre da mera constatação da violação de título de propriedade industrial.<br>Sustenta ofensa ao art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96), já que o acórdão local teria ignorado que o decurso do prazo de proteção da patente objeto de litígio em nada alteraria o dever de indenizar pelo seu uso sem autorização, no período em que estava em vigor, de modo que seu titular possuiria legitimidade para pleitear a indenização pelas infrações cometidas durante a vigência da patente.<br>Argumenta, ainda, pela violação dos arts. 42, inciso II e 44 da LPI, pois o dever de indenizar a infração a uma patente surgiria com a simples violação; com base nessa premissa, seria irrelevante o que ensejou a conduta do infrator, vez que não haveria na lei qualquer ressalva a respeito da violação a direito oriundo de registro de patente, isto é, se houve ou não intenção de realizar a infração.<br>Por fim, requer o provimento do recurso especial.<br>Contrarrazões às e-STJ fls. 2.086/2.097.<br>É o relatório.<br>EMENTA<br>RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. VIOLAÇÃO. PROCES SO LICITATÓRIO. EDITAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO PROJETO POR MEIO DE TÉCNICA QUE NÃO RESULTA NA VIOLAÇÃO DE PATENTES. OMISSÃO.<br>1. Há omissão no acórdão que deixa de se manifestar sobre aspectos relevantes da demanda, apontados em embargos de declaração, que podem ser suficientes para infirmar as conclusões adotadas.<br>2. Necessidade de esclarecer se o projeto poderia, ou não, ser executado por meio de outras técnicas que não acarretassem violação das patentes da recorrente.<br>3. Recurso especial conhecido e provido.<br>VOTO<br>A insurgência merece prosperar.<br>O aresto combatido é omisso quanto à alegação da recorrente que poderia infirmar as conclusões adotadas.<br>Extrai-se dos embargos de declaração opostos no TJSP (e-STJ fls. 2.043/2.047) que há uma alegação expressamente levantada e que não foi enfrentada pela Corte local, a qual poderia levar o julgamento a resultado diverso.<br>Tal alegação diz respeito a esclarecer se há a possibilidade, ou não, de o projeto ser executado com o uso de outras técnicas que não resultem em violação das patentes da recorrente.<br>Isso porque, se o projeto pudesse ser executado por meio de outras técnicas que não resultassem no uso das patentes, e, ainda assim, a recorrida se utilizara das patentes, estaria caracterizado o uso indevido e a infração da propriedade industrial da recorrente. Este fato sujeitaria o infrator, em tese, ao pagamento de danos morais e materiais durante o período de vigência da patente.<br>Ante o exposto, conheço do recurso especial para dar-lhe provimento e determinar o retorno dos autos ao juízo monocrático para que se possa esclarecer, ouvido o perito, a possibilidade, ou não, de o projeto ser executado por meio de outras técnicas que não importassem em violação das patentes da recorrente. A partir deste esclarecimento, deverá o juízo prosseguir no julgamento da causa, como entender de direito.<br>Fica prejudicada a análise das demais teses.<br>É o voto.