DECISÃO<br>Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial, fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, interposto por COLÉGIO CANADÁ LTDA contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:<br>APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Acolhimento do pedido de abstenção do uso e rejeição da pretensão indenizatória. Inconformismo do autor. Produção de um único produto com a marca do requerente para aprovação e obtenção de autorização do titular da marca. Negada autorização, a ré não realizou a produção de produtos com o emblema do colégio. Inocorrência de fatos que ensejam o dever de indenizar. Sucumbência recíproca. Manutenção da distribuição das verbas sucumbenciais. RECURSO DESPROVIDO.<br>Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega que, reconhecida a violação ao direito marcário, impõe-se a condenação por dano moral in re ipsa, com base no artigo 189, inciso I, da Lei 9.279/1996 e nos artigos 186 e 927 do Código Civil, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.327.773/MG), e que a repartição de ônus sucumbenciais é indevida, à luz do artigo 86 do Código de Processo Civil e da Súmula 326 do STJ.<br>Contrarrazões às fls. 243-254, e-STJ.<br>Sobreveio decisão que inadmitiu o recurso especial, proferida às fls. 255-257, e-STJ, ensejando o manejo do presente agravo em recurso especial (fls. 260-271, e-STJ).<br>Contraminuta às fls. 284-286, e-STJ.<br>É o relatório. Decido.<br>A irresignação não comporta provimento.<br>Com efeito, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, assim dirimiu a controvérsia:<br>2. Trata-se de AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por COLÉGIO CANADÁ LTDA em face de PHORTION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, com fundamento na indevida comercialização de emblema com a marca de propriedade exclusiva do autor. A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré: (i) a cessar a comercialização de produtos e objetos que ostentem a marca da parte autora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 para cada utilização indevida. Por outro lado, rejeitou o pedido de indenização ao pagamento de indenização por danos morais. Diante da sucumbência recíproca das partes, determinou a repartição das custas e despesas processuais e condenou autor e ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da causa aos patronos da parte adversa. Como a demandada não interpôs recurso, a controvérsia devolvida para análise perante este E. Tribunal restringe-se aos capítulos relativos aos danos extrapatrimoniais decorrentes da comercialização de produtos que reproduzem a marca do autor e aos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Na petição inicial a requerente alegou, em suma, que é uma instituição de ensino privado dedicada ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Assevera que possui o registro da marca "COLÉGIO CANADÁ" junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) desde 2007, com validade até 2027. No entanto, teria tomado conhecimento de que a requerida está utilizando a referida marca registrada sem a sua permissão, mesmo após ter sido notificada em 2 de fevereiro de 2023, com um prazo de 5 dias para interromper o uso, divulgação e comercialização de produtos com a marca. Diante desta situação, propôs a presente ação de abstenção do uso da marca cumulada com pedido de indenização por danos morais. Por sua vez, em contestação, a requerida afirmou que é uma empresa varejista especializada em artigos de vestuário e acessórios, com ênfase na venda de produtos médicos e ortopédicos, notadamente voltados para o ambiente hospitalar, (jalecos, aventais e máscaras). Aduziu que não fez uso indevido da marca do requerente para confundir consumidores, pois quando os artigos de vestuário e acessórios contêm emblemas de instituições como faculdades e hospitais sempre busca autorização do detentor da marca. Discorreu que, em 26/01/2023, uma cliente chamada Fátima lhe solicitou a confecção de um jaleco infantil com o emblema do Colégio Canadá. A requerida condicionou a produção à obtenção da autorização do requerente (titular da marca), cobrando apenas R$ 10,00 pela confecção de um único emblema a título de teste. Diz que a cliente foi buscar a aprovação do autor, oportunidade em que a requerida recebeu uma notificação extrajudicial do Colégio Canadá negando autorização para a produção do bordado e imputando- lhe violação de sua marca. Dada a negativa do titular da marca, informou à cliente que cancelou o pedido e disponibilizou o reembolso do valor de R$ 10,00. Durante a fase de instrução probatória foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes, que confirmaram a versão apontada pela parte requerida. A oitiva das testemunhas confirmou as alegações da ré de que teria confeccionado apenas a peça piloto do emblema do Colégio Canadá para que a cliente obtivesse autorização do titular da marca. Como não houve aprovação, o pedido de produção do jaleco infantil com o emblema do Colégio Canadá foi cancelado, restituindo-se o valor de R$ 10,00 que fora cobrado apenas para produção desta única peça piloto. Diante de tal cenário, evidente que se revela descabida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A requerida é empresa especializada em produtos de vestuário e acessórios, com ênfase em produtos médicos, que simplesmente produziu um emblema do Colégio Canadá para inserção em jaleco infantil encomendado por uma cliente, mas que condicionou a conclusão do negócio à autorização do titular da marca. É bem verdade que seria mais prudente se a ré buscasse a autorização do titular da marca antes mesmo da produção da peça piloto, mas não cabe a sua condenação se a requereu, ainda que por intermédio de sua cliente (parente de um dos alunos do colégio), cancelando a comercialização do jaleco encomendado com o emblema do Colégio Canadá por conta da recusa do titular da marca.<br>A produção de um ou alguns poucos emblemas com a marca do Colégio Canadá para aprovação da cliente e autorização do titular da marca não constitui infração marcária apta a justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Na situação dos autos, ficou claro o intuito da requerida em comercializar o produto apenas mediante autorização do titular da marca, cancelando a sua comercialização com a recusa do colégio. A prova dos autos demonstrou que não houve qualquer exploração comercial por parte da requerida utilizando-se da marca registrada do requerente. Houve apenas e tão somente a produção de uma única amostra para que a cliente que solicitou o jaleco com o emblema verificasse a qualidade do produto e, depois, conseguisse a aprovação do titular da marca registrada para que, então, fosse aplicada em um uniforme. Como a produção desta peça piloto não pode ser feita gratuitamente, uma vez que a requerida emprega material e força de trabalho na sua produção, foi cobrado um ínfimo valor de R$ 10,00 da cliente. Conclui-se que toda a instrução probatória foi no sentido de que não houve concorrência desleal ou violação a direito marcário do autor capaz de ensejar danos de ordem extrapatrimonial. A prova dos autos atestou a inocorrência de danos morais, não havendo se falar em condenação por danos morais in re ipsa, até porque ainda que se pudesse falar em danos presumidos eles podem ser afastados se a prova dos autos concluir pela inocorrência de violação de ordem extrapatrimonial. Como os elementos colhidos nos autos demonstram que não houve danos ao nome, imagem, reputação ou diluição da marca do Colégio Canadá, correta a rejeição do pedido de condenação por danos morais. 4. Acolhido o pedido de abstenção do uso da marca e rejeitado o pedido de indenização por danos morais, constata-se que houve sucumbência recíproca, revelando-se adequada a repartição das custas e despesas processuais e a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da causa. Diferentemente do defendido pelo apelante, a súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso em análise, uma vez que ela trata da situação em que o pedido de condenação por danos morais é acolhido, mas em montante inferior ao requerido. No caso, o pedido de condenação por danos morais foi integralmente indeferido, de modo que é indiscutível a sucumbência da parte autora nesse ponto. Logo, pelo trabalho desenvolvido durante a tramitação dos autos em primeira instância, não há se falar em modificação da condenação de ambas as partes à repartição das custas e despesas processuais e ao pagamento de 10% do valor da causa a título de honorários advocatícios. 5. Feitas essas considerações, impõe- se a manutenção integral da r. sentença recorrida, que bem rejeitou o pedido de indenização por danos morais. No mais, dada a sucumbência recíproca das partes, mediante acolhimento do pedido de não fazer e rejeição do pedido indenizatório, correta a repartição das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Como já houve fixação de honorários em 20% do valor da causa, que serão repartidos por ambas as partes, deixo de majorar os honorários advocatícios pelo trabalho adicional durante a fase recursal, a fim de evitar ultrapassar o limite imposto por lei. 6. Ainda, por oportuno, consideram- se, desde logo, prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, considerados na elaboração do presente voto. Em que pese este prévio prequestionamento, na hipótese de serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual (em sessão não presencial ou telepresencial) de forma a permitir melhor fluidez aos trabalhos forenses.<br>Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.<br>Nesse sentido:<br>RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LINKS PATROCINADOS. PROVEDOR DE PESQUISA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CONCORRENCIA DESLEAL. CONCORRENCIA PARASITÓRIA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.<br>1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais, ajuizada em 21/11/2018, da qual foram extraídos os presentes recurso especiais, interpostos em 13/10/2021 e 18/10/2021 e conclusos ao gabinete em 01/08/2022 e 14/04/2023.<br>2. O propósito recursal consiste em decidir se: a) configura-se como ato de concorrência desleal a compra de palavra-chave idêntica à marca de empresa concorrente, junto ao provedor de pesquisa, para que anúncio próprio apareça em destaque no resultado de buscas; b) há litisconsórcio passivo necessário entre o anunciante que adquiriu os serviços de links patrocinados e o provedor de pesquisa; e c) a responsabilidade limitada dos provedores de pesquisa, prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se à sua atuação no mercado de links patrocinados.<br>3. O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material, pois haverá indispensabilidade da presença de todos os litisconsortes em um dos polos da ação, porquanto os efeitos da decisão de mérito atingirão todos os titulares do direito material em questão.<br>4. Na ação em que um terceiro pretende receber indenização e desconstituir os efeitos de um contrato oneroso de publicidade digital, firmado entre sua concorrente e o provedor de pesquisas, sob o fundamento de que o objeto do contrato se configura como ato de concorrência desleal, há litisconsórcio necessário dos contratantes para que possam realizar sua defesa em juízo e garantir a efetividade do contrato oneroso que firmaram.<br>5. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado, protegê-las contra (I) usurpação, (II)proveito econômico parasitário e (III) desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o (IV) consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC). Precedentes.<br>6. O art. 195, III, da Lei de Propriedade Intelectual determina que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.<br>7. A utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link de seu concorrente configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência parasitária e a confusão do consumidor.<br>8. Nos termos do art. 32 do Código Brasileiro de Autorregulamentação da Publicidade, não há que se falar em publicidade comparativa quando o ato em questão gera (I) confusão entre os consumidores, (II) concorrência desleal e (III) proveito injustificado do prestígio da empresa concorrente.<br>9. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de atos dessa natureza, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.<br>10. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.<br>11. O provedor de pesquisas tem controle ativo das palavras-chaves que está comercializando, sendo tecnicamente possível evitar a violação de propriedade intelectual. Tal entendimento não enseja monitoramento em massa nem restrição de liberdade de expressão, somente maior diligência no momento de ofertar serviços de publicidade digital.<br>12. Na análise da responsabilidade civil dos provedores de internet por atos de concorrência desleal no mercado de links patrocinados, não é o conteúdo gerado no site patrocinado que origina o dever de indenizar, mas a forma que o provedor de pesquisa comercializa seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentem a concorrência parasitária e confundam o consumidor. Por essa razão, não há que se falar na aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet.<br>13. Recurso especial de LOUNGERIE S/A conhecido e desprovido;<br>recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA conhecido e desprovido, com majoração de honorários.<br>(REsp n. 2.012.895/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)<br>AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DE DIREITOS AUTORAIS/MARCA C/C PERDAS E DANOS. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IN RE IPSA. DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.<br>1. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.<br>2. Agravo interno a que se nega provimento.<br>(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.810.860/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)<br>Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu que não há dano moral a ser indenizado, pois "não houve qualquer exploração comercial por parte da requerida utilizando-se da marca registrada do requerente", sendo assim, estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.<br>Por fim, não merece acolhimento a alegada ofensa ao art. 86 do CPC/2015, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, "avaliar em que monta os litigantes sagraram-se vencedores ou vencidos na demanda, com o propósito de reformular a distribuição dos ônus de sucumbência, é providência que não pode ser adotada no âmbito de recurso especial, por demandar o reexame de matéria fática. Incidência da Súmula n. 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.099.311/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).<br>Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.<br>Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.<br>Publique-se.<br>EMENTA